北京市高级人民法院:2007年知识产权审判新发展

北京市高级人民法院

2007年知识产权审判新发展ª

北京市高级人民法院知识产权庭

北京市高级人民法院2007年知识产权审判工作有五个特点：一是案件数量多，全年共受理知识产权纠纷案件465件；二是种类全，不仅有各类知识产权民事案件，还有专利、商标确权案件；三是二审案件多，全年共受理二审知识产权案件460件；四是专利、商标确权案件多，全年共受理此类案件177件，占38.48%；五是疑难复杂案件及大要案多；六是结案率高，全年共审结二审知识产权案件455件，结案率为97.85%。本文拟向知识产权界介绍北京市高级人民法院2007年知识产权审判的最新发展和动向。

一、专利案件审判的新发展

（一）专利权无效行政案件审判的新发展

1、关于对同一人同日在相同产品上申请多个相似外观设计的授权是否属于重复授权的认定

专利法第九条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”本条规定了先申请原则，即不同主体先后申请同样的发明创造只能授予在先申请的人。专利法实施细则第十三条第一款规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利”。该款规定了禁止重复授权的原则，即不仅不同主体不得重复授权，而且同一主体也不能重复授权。对于外观设计专利来说，当不同主体就同一产品申请两项以上相近似的外观设计，以及同一主体先后就同一产品申请两项以上相近似的外观设计时，其可以依据专利法及专利法实施细则的上述规定处理，但对同一人同日在相同产品上申请多个相似外观设计的授权，是否根据上述法律规定予以处理呢？

在（英国）科万商标投资有限公司与专利复审委员会及佛山市顺德区信达染整机械有限公司系列专利无效行政案件中，[1]（英国）科万商标投资有限公司同日在相同产品上申请了多项相似外观设计并均获得授权，佛山市顺德区信达染整机械有限公司依据专利法及专利法实施细则的上述规定请求宣告（英国）科万商标投资有限公司的全部外观设计专利权无效。专利复审委员会以这些专利相互构成相似外观设计为由宣告涉案外观设计专利权无效，一审法院维持了专利复审委员会的决定。

北京市高级人民法院认为，科万公司于同日就相同产品申请了五项相近似的外观设计，依据专利法第三十一条第二款关于单一性的规定，科万公司的五项外观设计申请因不符合单一性的规定而不能作为一项专利申请，只能作为五项不同的外观设计申请。但是，专利复审委员会和原审法院又依据专利法实施细则第十三条第一款和《审查指南》的规定，认为科万公司的五项相近似的外观设计专利构成重复授权，并宣告全部五项专利无效。这一做法显失公平。对于申请人作出的发明创造，只要符合相关法律规定且没有侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，应当予以保护。实践中，申请人一方面为了扩大其外观设计专利的保护范围，防止他人仿冒其外观设计，另一方面为适应不同消费者的需求，提高其竞争优势，往往在同日就相同产品申请两个或两个以上相近似的外观设计。这种做法不为法律所禁止，也未侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，符合专利法及其实施细则关于鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意，应当予以认可。对于外观设计而言，《审查指南》规定“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”，当不同主体就同一产品申请两项以上相近似的外观设计，以及同一主体先后就同一产品申请两项以上相近似的外观设计时，《审查指南》的上述规定并无不妥。但是，同一主体就相同产品同日申请了两项以上相近似的外观设计时，《审查指南》的上述规定明显与专利法及其实施细则的立法本意不符。这种情况下“同样的外观设计”仅应解释为外观设计相同，而不应包括相近似的情况。专利复审委员会依据专利法实施细则第十三条关于重复授权的规定宣告本案专利无效属于理解和适用法律错误，原审判决维持无效决定亦属不当。北京市高级人民法院判决撤销原一审判决和专利复审委员会的无效宣告请求审查决定，并维持涉案外观设计专利权有效。从域外法来看，同一申请人同日在相同产品上申请的多个相似外观设计专利属于关联申请，一般都是予以保护的。

2、对外观设计视图中存在的错误能否依据专利法实施细则第二条第三款规定的认定其不具备显著性

专利法所称外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计，这里的“适用于工业应用”是指该外观设计能应用于产业上并形成批量生产。应用于产业上批量生产，最基本的一个前提是其外观是唯一确定的。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准，如果一项外观设计专利的各个视图之间存在矛盾，使得其外观设计不唯一，则本领域技术人员无法将其应用于产业上并批量生产，该外观设计专利因此不符合专利法实施细则第二条第三款的规定，应当被宣告无效。所以，申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图或者照片，清楚地显示请求保护的对象。但对于外观设计专利视图中存在的差错是否必然导致无法工业应用，需要根据具体差错的性质和程度而定。如果仅是细微的瑕疵且不会使技术人员对该产品外观的认识产生错误理解，这种瑕疵可以被认为是在图形绘制过程中产生的偏差而予以接受，通常不会因为这种瑕疵而以该外观设计不能实施为由宣告无效；但是，当差错达到一定程度，视图之间存在较大矛盾，致使请求保护的对象不唯一时，该外观设计专利将会以无法应用于工业生产而被宣告无效。

在深圳市顺章电器有限公司与专利复审委及慈溪市雄生电器有限公司外观设计专利权无效行政纠纷案中，[2]顺章公司系“暖风机（PGK150-M）”外观设计专利的权利人，该专利授权公告包括6幅视图，即主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图。本专利各视图之间存在以下矛盾：（1）主视图中暖风机顶部两个旋钮下面多条相交线中最上面有一条上拱形线条，但在俯视图中并没有对应于该部分的设计；（2）俯视图的下部显示暖风机最前部并不全是出风孔，但主视图和左右视图中暖风机最前部却为小出风孔填充；（3）左右视图分别显示暖风机后面下部左右两边分别是两曲面相切的形状，但在后视图中该部分并没有任何线条，即后视图中显示该部分并不是两曲面相切的形状；（4）仰视图左下角十字交叉处以下两条边框线中间有一条细长线，右下角处并没有，左、右视图下部显示左右是对称的。专利复审委员会认为，本专利视图中所示的暖风机的顶部、暖风机的前部出风孔处、暖风机的后下部，以及暖风机的左右侧面的具体形状存在矛盾，不属于可“通过修改的方式得到更正”的错误，本领域技术人员根据本专利视图所示不能唯一确定暖风机顶部、最前部、后面下部以及左右侧面的具体形状，因此本专利所示的暖风机的具体形状不能唯一确定，不适于工业应用，不符合专利法实施细则第二条第三款的有关规定。据此，专利复审委员会决定宣告本专利无效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。

北京市高级人民法院认为，申请人提交的外观设计视图应当按照技术制图或机械制图国家标准绘制，正确反应投影关系，各视图之间能够相互对应。《审查指南》对此也做了详细的规定。然而，由于申请人申请过程中的疏忽或其他原因，实践中出现视图中存在或大或小的错误的现象。如果视图中存在属于制图错误的重大瑕疵，使得外观设计专利的各个视图之间存在矛盾，导致外观设计保护对象无法确定，并且无法将其应用于产业上并批量生产的，则该外观设计专利不符合专利法实施细则第二条第三款的规定，应当被宣告无效。但是，对于视图中存在细微瑕疵，本领域普通设计人员通过查看其他视图后明显可以确定该瑕疵属于制图失误，而且该瑕疵不会导致外观设计保护对象不确定的情况，不属于不符合专利法实施细则第二条第三款的情形。本案中，上述（1）、（3）、（4）所述视图之间的矛盾显然属于制图失误导致的细微瑕疵，本领域普通设计人员可以通过其他视图唯一确定本外观设计的保护范围，不属于无法将其应用于产业上并批量生产的重大瑕疵。而对于（2）所述视图之间的矛盾，本领域普通设计人员根据本专利视图所示不能唯一确定暖风机前部出风孔处的设计，该瑕疵属于明显的制图错误。由于该制图错误引起的重大瑕疵使得本外观设计专利保护对象不能确定，导致按照本专利的视图无法制造出相应的产品，因此，本专利不符合专利法实施细则第二条第三款的规定，应当被宣告无效。

还有一种未被采纳的意见认为，外观设计专利权的无效理由具有法定性，专利法实施细则第二条第三款是对外观设计的保护客体即产品外观设计的规定。外观设计专利是否具有实用性是指外观设计专利产品或者说外观设计的客体能否被实施，能否被应用于工业性批量生产，如某些桥梁、固定建筑物等因取决于特定地理条件而不具有工业再现性。外观设计专利的保护范围以授权公告的照片或图片为准，其中授权公告中的产品图片即使存在错误，通常也是本领域的设计人员或者产品生产者通过仔细研读授权文本后才能发现的，一般消费者来说往往并不会注意到授权公告中产品图片的错误。而且，外观设计专利图片的错误一般不会影响到外观设计专利的实用性，产品的生产者通常并不会依据，或者至少不会仅仅依据授权公告的产品图片来生产外观设计专利产品。以利法实施细则第二条第三款作为宣告外观设计专利无效的理由，属于没有在正确理解和适用该规定的法律含义。

3、关于用试验数据来证明意料不到的技术效果的认定

是否取得预料不到的技术效果是判断发明是否具有创造性时需要考虑的其他因素。取得预料不到的技术效果是指发明创造同现有技术相比，其技术效果产生了“质”的变化，具有新的性能；或者产生了“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，应当是事先无法预测或者推理出来的。当发明创造产生了取得预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具有创造性。但需要注意的是，在化学、医药专利创造性的判断过程中，意料不到的技术效果通常需要用试验数据来证明，如果专利权人为反驳无效请求人提出的本专利未取得意料不到技术效果的主张而提供的试验数据不够充分可信时，则不能认定本专利具有创造性。

在张喜田与专利复审委员会、石家庄制药集团欧意药业有限公司等专利权无效行政诉讼案中，[3]张喜田系“氨氯地平对映体的拆分”发明专利的权利人。专利复审委员会认为，本专利权利要求1涉及一种氨氯地平对映体拆分的方法，其与对比文件的区别仅在于所用的手性助剂不同。就所解决的技术问题而言，本专利的技术方案可以达到比对比文件更高的光学纯度和收率。显然，本专利所要解决的技术问题必须依赖于使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的有机溶剂替换对比文件中的DMSO或含有DMSO的溶剂。但对本领域普通技术人员来说，要想达到上述的技术效果，DMSO-d6不论是单独、还是含在有机溶剂中都必须以一定量使用，即其含量必须达到一定的范围，并非任意含量（例如痕量）的DMSO-d6都能够解决上述技术问题。由于本专利权利要求1所述的技术方案中并没有对DMSO-d6的含量提出要求，而本专利权利要求1相对于现有技术所解决的技术问题要求DMSO-d6的含量必须达到一定的范围，导致权利要求1实际上包括了不能够解决所述技术问题的技术方案，该部分技术方案相对于现有技术不具备突出的实质性特点和显著的进步，因此权利要求1不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。一审法院维持了专利复审委员会的决定。

北京市高级人民法院认为，意料不到的技术效果通常需要用试验数据来证明，如果专利权人针对无效请求人提出的本专利未取得意料不到技术效果的主张未能提出充分可信的试验数据，则不能认定本专利具有创造性。本案专利技术的效果主要体现在光学纯度和收率，而其中尤以光学纯度为最主要的效果指标。本专利公开了5个实施例，而对比文件公开了11个实施例。对于以试验数据体现出来的效果的比较，应当以相同技术特征最多、试验条件最为相近的情况下的数据进行比较，同时参考不同试验条件下的总体效果。从本专利和对比文件实施例来看，本专利实施例1和4的试验条件分别与对比文件实施例9和10相同，在进行效果的比较时最具有可比性。对比文件实施例9和10的光学纯度均为99.5％，而本专利权利要求1和4对应的光学纯度分别为99.9％和99.2％，对比文件实施例9的收率为67％，而本专利实施例1的收率为68％。由此可见，将DMSO-d6代替DMSO后，这种替换对其收率并没有显著提高，光学纯度也基本相同，本专利部分实施例的光学纯度还低于对比文件，因此，本专利权利要求1相对于对比文件来说，部分实施例的光学纯度有一定的提高，但该种进步并没有产生新的性能，不是一种“质”的变化，且没有证据证明其所提高的量超出人们预期的想象，本专利相对于对比文件并未取得意料不到的技术效果。

4、以电视广告的方式公开在先设计属于使用公开

根据我国专利法第二十三条的规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。这表明足以使在后申请并获得授权的外观设计专利权被宣告无效的在先外观设计的公开方式有两种，即出版公开和使用公开。而我国专利法第二十二条在规定发明和实用新型专利的新颖性时，规定足以使发明和实用新型专利丧失新颖性的在先公开包括三种方式，即出版公开、使用公开和其他方式公开。显然，外观设计专利的在先公开方式与发明和实用新型专利的在先公开方式并不完全相同，外观设计专利的在先公开方式仅被限定为出版公开和使用公开。由于出版公开和使用公开采用了不同的地域标准，对于某些具体的在先公开方式，如以电视广告公开在先设计的方式，将其认定为出版公开还是使用公开就具有重要意义。

在杭州顶津食品有限公司与专利复审委员会及第三人日日（泉州）饮料有限公司外观设计专利权无效纠纷一案中，[4]日日公司系名称为“饮料瓶”的第99329504.5号外观设计专利的权利人，顶津公司以本专利不符合专利法第二十三条的规定为由向专利复审委员会提出无效宣告请求，主张被本专利已被台湾以电视广告的方式在先公开，且在第三人所在地的福建省泉州市可以收看到该电视节目。一审法院认为，电视广告公开属于“为公众所知的其它方式”公开，而使用公开或其他方式公开仅限于国内地域标准，专利法意义上的“国内”公开标准应理解为仅限于大陆范围内。在我国台湾地区播放的电视广告不符合我国专利法规定的使用公开或其它方式公开现有技术的地域标准，不能作为评述本专利是否构成“国内公开”的有效证据。

北京市高级人民法院认为，我国专利法只规定了两种在申请日前公开外观设计专利的方式，即出版物公开和使用公开。专利法意义上的出版物是指记载有设计内容的独立存在的传播载体。电视广告本身不是出版物，故以电视广告公开设计内容的方式不属于出版物公开，其应属于使用方式的公开，原审判决认定电视广告公开属于“为公众所知的其他方式”公开，缺乏法律依据，应予纠正。专利法第二十三条的规定的“国内”公开使用应仅限于我国大陆地区的公开使用。日日公司即使能够证明在本专利申请日前已有相同或近似外观设计在我国台湾地区通过电视广告的方式公开，由于该公开方式不属于我国专利法意义上的国内公开，故其不能证明本专利不符合专利法第二十三条的规定。二审法院最终判决维持无效决定。

（二）专利权民事案件审判的新发展

5、关于对被控侵权人未在专利权有效期内的生产经营为目的的认定

专利权都是有保护期限的，擅自实施他人专利权的行为必须发生在专利权保护期限内才可能构成侵权行为，即非专利权有效期内尤其是专利权保护期限届满后实施他人专利权的行为不构成对专利权的侵犯。在专利侵权判定中，只有被控侵权行为发生在专利权有效期内，才可能构成侵权。

在（美国）伊莱利利公司与甘李药业有限公司专利侵权纠纷案中，[5]伊莱利利公司系“含有胰岛素类似物的药物制剂的制备方法”发明专利的权利人，目前该专利为有效专利。甘李公司向中国食品药品监督管理局提交了“双时相重组赖脯胰岛素注射液75/25”药品注册申请并取得了临床研究批件，目前尚未取得药物注册批件，但其已在其网站上对该药物进行了宣传，称其“是新一代胰岛素制剂”。甘李公司申报注册的药品落入了伊莱利利公司专利权的保护范围。伊莱利利公司认为甘李公司申报注册并取得临床批件及其网络宣传行为属于即发侵权和许诺销售，请求法院判令甘李公司停止侵权行为。一审法院以甘李公司制造被控药品的行为并非直接以销售为目的，不属于专利法规定的为生产经营目的实施他人专利的行为为由，判决驳回伊莱利利公司的诉讼请求。

北京市高级人民法院认为，甘李公司向药监局提出被控侵权产品的药品注册申请，经批准进行了临床试验以检验该产品的安全性和有效性，甘李公司上述行为的直接目的是为了满足有关法律法规和药监局关于药品注册的要求，而不是在本专利有效期内以生产经营为目的使用伊莱利利公司专利方法。我国专利法规定发明或者实用新型专利权人有权禁止他人未经其许可为生产经营目的许诺销售其专利产品或者许诺销售依照其专利方法直接获得的产品，其目的在于尽早制止被控侵权产品的交易，使专利权人在被控侵权产品扩散之前就有可能制止对其发明创造的侵权利用。许诺销售以销售产品为直接目的，由于甘李公司的被控侵权产品尚未取得药品注册，而且伊莱利利公司也没有证据证明甘李公司在本专利保护期限内从事或可能从事生产、销售被控侵权产品的行为，因此，现有证据不能证明甘李公司在网站上宣传药品目的是为在伊莱利利公司专利权有效期内销售被控侵权产品。即将实施的侵权行为以“即将实施”为前提条件，“实施”的状态应当是在原告专利权有效期内可能发生和即将发生的，但现有证据不能证明甘李公司将在伊莱利利公司专利权有效期内从事生产、销售、许诺销售被控侵权产品的可能性，故伊莱利利公司关于甘李公司的行为构成即将实施的侵权行为的主张不能成立。

6、关于对适用公知技术抗辩时比对对象的认定

北京市高级人民法院2001年制定的《专利侵权判定若干问题的意见》认为，已有技术抗辩仅适用于等同侵权，不适用于相同侵权的情况，当专利技术方案、被控侵权物、被引证的已有技术三者明显相同时,被告不得依已有技术进行抗辩,而应向专利复审委请求宣告该专利权无效。《北京市高级人民法院2006年知识产权审判新发展》已经明确指出，已有技术抗辩也适用于相同侵权。这里应进一步指出的是，专利侵权诉讼的被告主张公知技术抗辩时，不宜将公知技术与原告专利进行比较，而应将被控侵权产品与被告所主张的公知技术进行比较，当二者相同或相似时，应当认定被告主张的公知技术抗辩成立，被控产品不构成侵权；当二者不相同且不相似时时，应比较被控侵权产品与原告专利，以最终判定是否构成侵权。

在李均与北京金象同创汽车配件有限公司及丹阳市第四灯具厂侵犯专利权纠纷一案中，[6]李均系“军用车卷帘”实用新型专利的权利人，该专利的申请日为2001年2月14日，公告授权日为2001年12月12日。北京金象同创汽车配件有限公司销售了由丹阳市第四灯具厂生产的被控侵权产品军用卷帘。丹阳市第四灯具厂主张其系使用已有技术制造被控侵权产品，并提交了授权公告日为1993年4月14日、专利号为92230316.9、名称为“可自由定位的自动上卷式纱窗”的实用新型专利的权利要求书和说明书，作为已有技术的证据。一审法院先判定被控侵权产品与原告专利技术的必要技术特征相同，又判定被告主张的已有技术已经公开了原告专利的全部必要技术特征，并最终判定丹阳市第四灯具厂提出的已有技术抗辩成立，被控侵权产品不构成对原告专利权的侵犯。

北京市高级人民法院认为，在专利侵权诉讼中，被告主张公知技术抗辩时，应当将被控侵权产品与被告主张的公知技术进行比对，而不宜将原告专利与被告主张的公知技术进行比对，否则将造成越权审查专利权效力的后果。本案被告主张的公知技术与被控侵权产品的区别仅在于被控侵权产品用滑道取代已有技术中的导轨轴，使水平拉杆沿导轨轴上下移动变成拉伸锁紧机构两头嵌在滑道内上下移动。由于这两个技术特征均为常用的结构特征，无需付出创造性劳动就能够想到两者可相互替代，因此被控侵权产品落入了公知技术的范围，丹阳市第四灯具厂的已有技术抗辩成立。虽然原审判决将本专利与已有技术进行对比的方法欠妥，但其结论是正确的，并予支持。

7、关于专利间接侵权的判定

专利领域中的间接侵权一般发生在发明或者实用新型专利侵权诉讼中，通常是指行为人并未完整地实施专利技术方案，但却实施了专利技术方案的主要技术内容，从而被判定为侵犯专利权。一般说来，侵犯专利权应当完整地实施专利技术方案，未完整实施专利技术方案的行为往往不宜被认定为侵权行为，这是因为发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，只有记载在权利要求书中的技术方案，才是专利权的保护对象。间接侵权是一类特殊的侵犯专利权的行为，对于某些以故意规避侵权为目的实施他人专利技术方案主要内容的行为，在某些情形也可认定为侵权，但间接侵权的成立一般以直接侵权的成立为前提。如果不存在直接侵权行为，或者直接侵权行为只是权利人臆造的，则一般不宜判定间接侵权成立。

在施耐德电气公司诉正泰集团公司、北京华云正泰技术服务经营部侵犯发明专利权纠纷一案中，[7]施耐德公司系“辅助跳闸单元与多极断路器单元相结合的组合式断路器”发明专利的权利人，该专利的保护范围是：一个带有辅助跳闸单元的组合式断路器，该跳闸单元，特别是一个接地故障或并联跳闸装置，可以与一个多级断路器单元邻近和联接，该断路器单元具有多个并列级。被控侵权产品为正泰公司生产的NB1L-40电器产品，该产品是将一个跳闸单元与一个单极断路器相联接，适用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。一审法院认为，被控侵权产品系辅助跳闸装置与单极断路器相联接，并非与多级断路器相联接，因此并未落入本专利权利要求保护范围；但被控侵权产品存在辅助跳闸装置与多级断路器联接的方式和型号，并有关于多级断路器型号及安装、使用说明的介绍，因此正泰公司的行为系诱导购买其产品的用户实施本专利、为发生直接侵权行为提供必要条件，该行为构成间接侵权，正泰公司应对其行为承担相应的民事责任。

北京市高级人民法院认为，间接侵犯专利权是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接侵权行为。间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提。构成间接侵权的被控侵权产品应限于仅可用于实施他人专利的关键部件且该部件无其他实质用途。正泰公司的被控侵权产品作为一种漏电断路器，有其专门的适用范围。虽然在该被控侵权产品说明书中存在辅助跳闸单元与多级断路器联接的图示、型号和介绍，但仅此尚不足以证明被控侵权产品系专门为侵犯本专利权而制造的专用品，也不能证明正泰公司主观上有诱导他人实施直接侵权行为的故意，用户购买被控侵权产品和多个单级断路器后并不能将其组装成具有本专利必要技术特征的产品，施耐德公司也不主张产品说明书和图示构成间接侵权。二审法院最终判决撤销原判并驳回施耐德电气公司的诉讼请求。

二、商标案件审判的新发展

（一）商标行政案件审判的新发展

8、关于对商标撤销行政诉讼中新证据的认定

商标评审委员会做出行政决定依赖当事人的主张和举证，人民法院审理商标撤销行政诉讼案件主要是对商标评审委员会的具体行政行为是否合法进行审查，在很大程度上就是审查商标评审委员会对当事人在行政程序中的主张及相应证据的认定及处理是否恰当。对于未在商标撤销行政程序中提交的证据，由于其不是商标评审委员会作出行政决定的依据，故一般也不得成为人民法院判决的依据。但需要注意的是，商标权人对行政机关撤销其注册商标的行政决定不服提起诉讼时，如果商标权人在诉讼中提供新证据证明撤销事由不能成立的，可以适当采信商标权人的新证据。

在萧宏苋诉商标评审委员会及北京信远斋饮料有限公司商标撤销行政纠纷案中，[8]北京信远斋饮料有限公司以连续三年停止使用为由，请求撤销萧宏苋拥有的注册商标。商标局认定争议商标已经构成连续三年停止使用，决定撤销该注册商标。萧宏苋不服商标局的决定并请求商标评审委员会复审，同时提供了若干新证据。商标评审委员会认为这些新证据不能否认注册商标连续三年停止使用的事实，裁定维持商标局的决定。萧宏苋诉至一审法院并又提供了若干新证据，一审法院认为这些新证据仍不能否认注册商标连续三年停止使用的事实，判决维持商标评审委员会的裁定，萧宏苋提起上诉并再次提供新证据。

北京市高级人民法院认为，商标局及商标评审委员会在商标撤销行政纠纷中依法行使相应的权力，在行政程序中依据萧宏苋提交的证据进行裁判。萧宏苋在商标撤销程序中未尽到相应的举证责任，致使其提交的证据未能充分证明复审商标在争议期限内已进行商业使用。商标局及商标评审委员会依据萧宏苋提交的证据裁决撤销复审商标并无不当。原审法院在萧宏苋提交的补充证据的基础上认定其在争议期限内使用复审商标的证据不足，进而维持商标评审委员会的决定亦无不妥。但是，鉴于上诉人萧宏苋在二审审理期间再次补充提交了新的证据，虽然该新的证据并非商标局及商标评审委员会作出行政决定时依据的证据，但综合考虑商标法关于注册商标三年不使用予以撤销的立法本意以及如果不考虑该新的证据将导致权利人丧失权利而无救济途径等情况，本案尚需慎重审查，应当在现有全部证据的基础上由商标评审委员会重新作出决定。北京市高级人民法院判决撤销原一审判决和商标评审委员会的行政决定，责令商标评审委员会重新作出决定。

9、关于《类似商品和服务区分表》在商标行政诉讼中对判定商品或服务是否类似的作用的认定

类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品；类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务；商品与服务类似是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。《类似商品和服务区分表》是商标行政管理机关判断商品或服务是否类似的重要依据，它对统一执法标准和提高行政效率具有重要意义。但应当看到，《类似商品和服务区分表》并不是判断商品是否类似的唯一依据，其自身也处于不断修订过程中。人民法院在认定商品或者服务是否类似时，《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断商品或者服务是否类似的初步证据，但如果当事人有相反证据或者理由的，应当结合当事人提供的证据、商品或服务的自身特性以及相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。

在安海斯－布希公司与商标评审委员会、湖南省株洲啤酒总厂商标行政纠纷案中，[9]被异议商标为株洲啤酒总厂于1996年1月30日在含酒精的饮料（啤酒除外）商品上申请注册的“GoldenBud”商标，引证商标一为布希公司1979年4月25日在第32类的啤酒上申请注册的“BUD”商标，引证商标二为布希公司1974年4月25日在第32类的啤酒上申请注册的“BUDWEISER”商标，目前两引证商标均为有效注册商标。在判断被异议商标与引证商标所使用的商品是否类似时，商标评审委员会认为，引证商标核定使用的啤酒商品和被异议商标指定使用的含酒精饮料（啤酒除外）商品并非类似商品。首先，判断商品是否类似，商标局和商标评审委员会一贯依据的重要参考书是《类似商品和服务区分表》，但在该表中啤酒属第32类，其他含酒精饮料属于第33类。该表是以世界知识产权组织《商标注册用商品和服务国际分类》为基础制定的，自1988年以来虽经多次修改，但啤酒和其他含酒精饮料的分类一直没有变动，商标审查和评审实践中一直将两者认定为非类似商品，如果在个案中突破该表的认定，很可能引发混乱。其次，啤酒和其他含酒精饮料相比在功能、用途、消费对象、生产部门等方面均有区别。由于啤酒的酒精含量较低，其功能、用途更接近饮料而区别于其他酒类，不善饮酒的消费者也可以饮用，生产其他酒类的企业一般不会同时生产啤酒。因此，被异议商标指定使用的含酒精的饮料（啤酒除外）与引证商标核准使用的啤酒在生产制造工艺、营销渠道及方式等方面有明显区别，未构成类似商品。

北京市高级人民法院认为，引证商标核定使用的商品“啤酒”与被异议商标指定使用的商品“含酒精饮料（啤酒除外）”，虽在《类似商品和服务区分表》中分处不同类别，但是两者均属含酒精饮料商品，在功能和用途上都是为了满足饮酒的需要，因此消费对象是基本相同的，在销售渠道方面的差别也不大。同时，由于被异议商标和引证商标在文字上近似、被异议商标的注册申请人系啤酒生产企业，因此虽然在被异议商标指定商品上明确排除了“啤酒”，但对于相关公众而言，将相近似的商标分别使用在啤酒和与其类似含酒精饮料上，容易使相关公众误认为这些商品来自于同一市场主体或者有某种联系的市场主体。综合以上因素可以认定上述两种商品属于类似商品。

10、关于同类商品注册商标专用权连续状态的认定

注册商标具有法定期限，其有效期满需要继续使用的，应当在期满前六个月内申请续展注册；在此期间未能提出续展注册申请的，可以给予六个月的宽展期，宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。注册商标每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。注册商标的续展注册是维持其专用权的有效方式，注册商标只要依法续展注册，就可以认定其商标专用权处于连续状态，并可对抗他人就相同或相似商标申请注册。但从司法实践来看，续展注册并不是维持注册商标专用权的唯一方式，在同类商品或服务上重新申请注册相同或相似的商标也可认定注册商标专用权处于连续状态。

在武汉市荣宝斋与商标评审委员会及第三人荣宝斋商标行政纠纷案中，[10]荣宝斋前身松竹斋始创于1672年，1894年松竹斋开设了荣宝斋作为联号。1900年松竹斋歇业，荣宝斋继受其全部业务。随着业务的开拓发展，荣宝斋成为享誉海内外的，集书画装裱、出版、文物收集业务于一体的中华老字号。1991年9月20日，荣宝斋经核准注册了第565836号“榮寶齋”文字商标，核定使用商品为第16类宣纸、明信片等商品，该注册商标的有效期至2001年9月19日，该商标在其有效期届满后未进行续展注册。2001年4月26日，荣宝斋又提出三个“榮寶齋”商标（即引证商标）的注册申请，并于2002年9月7日被核准，其核定使用的商品均为第16类笔盒、毛笔等。上述三个商标均被商标评审委员会认定为驰名商标。2002年4月7日，武汉市荣宝斋经核准在第40类艺术品装帧、图样印刷等服务上注册了“榮寶齋及图形”商标（即争议商标）。2005年3月30日，荣宝斋以争议商标不符合商标法第十三条、第三十一条之规定为由，对争议商标提出撤销注册申请。2006年11月6日，商标评审委员会裁定撤销争议商标。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

本案争议的一个重点问题是，第565836号“榮寶齋”文字商标到期并未续展注册，争议商标系在该注册商标到期未续展注册的情况下申请注册，且争议商标申请注册时引证商标并未被核准注册，能否以引证商标为由撤销争议商标？

北京市高级人民法院经审理认为，企业名称与商标确属不同范畴，分别起到区分不同民事主体与不同商品或者服务提供者的作用，但不可否认企业名称在实际使用中也能够发挥区别商品或者服务来源的功能，由此导致企业名称与商标的作用在实际商业活动中相互混同，相关公众在选购商品或者接受服务时也不会对两者的作用分别加以考虑，因此所获得的商业信誉无法完全区分为是属于企业名称的信誉还是属于商标的信誉，也就不能因为某一文字在注册商标之前已经成为企业名称并经使用具有了较高的商业信誉就否定其企业名称实际上所起到的商标的标识作用，并将企业名称的商誉和注册商标的商誉完全割裂开来。本案中，荣宝斋自其创立至今百余年来，经过对“榮寶齋”文字的长期使用，已经使其在书画装裱、出版、文物收藏等领域拥有较高的知名度，也使得“榮寶齋”在相关公众中广为知晓。自1991年9月20日在第16类商品上注册第565836号“榮寶齋”商标以来，荣宝斋百余年来所建立的商誉已经体现在该注册商标上，虽然该注册商标到期未续展已丧失注册商标专用权，但由于荣宝斋在该商标到期前又在相同的商品上重新申请了与此相同或者近似的三个引证商标，可以认为三个引证商标继续承载“榮寶齋”文字背后的巨大商誉，商标评审委员会认定引证商标为驰名商标的并无不当。争议商标的主要部分沿袭或使用了引证商标的文字、特征及其表现形式，武汉市荣宝斋申请注册争议商标的行为缺乏正当理由，应予撤销。

11、关于对在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合商标法第二十八条规定的不应驳回全部注册申请的认定

根据商标法第二十八条规定，申请注册的商标凡不符合该法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。商标法实施条例第二十一条第一款规定，商标局对受理的商标注册申请，依照商标法及本条例的有关规定进行审查，对符合规定的或者在部分指定商品上使用商标的注册申请符合规定的，予以初步审定，并予以公告；对不符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合规定的，予以驳回或者驳回在部分指定商品上使用商标的注册申请，书面通知申请人并说明理由。由此可见，争议商标与引证商标在其指定使用的部分商品或服务上构成相同或近似商标时，应仅驳回在该部分商品或服务上的注册，对于争议商标在其他商品或服务上的注册申请，则不能一并驳回。

在梁介福药业私人有限公司诉商标评审委员会商标驳回行政纠纷案中，[11]被异议商标为梁介福公司于2002年6月12日在第5类医药制剂、兽医用制剂、医用卫生制剂等商品申请注册的第3208438号“金牌”商标。引证商标一为杭州市粮油食品土畜产进出口公司于1997年7月7日在第5类净化制剂、兽药、杀虫剂、杀真菌剂、除莠剂、农药、卫生裤、填塞牙孔和牙模用料等商品上核准注册的第1044554号“golden及图”商标。引证商标二为广西金嗓子有限责任公司于2002年3月7日在第5类人用药、中药成药、医用制剂、化学药物制剂、药茶、生化药品、药酒、医用糖浆、医用口香糖等商品申请注册的第1724476号“金”商标。2003年4月9日，商标局以被异议商标与在类似商品兽药上已注册的引证商标一及在类似商品人用药上已初步审定的引证商标二近似为由，根据商标法第二十八条的规定，驳回被异议商标的注册申请并不予公告。随后，商标评审委员会和一审法院均维持了商标局的决定。

北京市高级人民法院经审理认为，由于被异议商标与引证商标二构成近似，其在与引证商标二指定使用的商品相同或者类似商品上的注册申请应予驳回。根据商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象并参考《类似商品和服务区分表》，被异议商标指定使用的医药制剂、医用卫生制剂商品与引证商标二指定使用的人用药、中药成药、医用制剂、化学药物制剂等商品构成相同或者类似商品，被异议商标在上述商品上的注册申请应予驳回；被异议商标指定使用的兽医用制剂与引证商标二指定使用的商品不构成类似。商标评审委员会驳回被异议商标在全部指定商品上的注册申请的做法有误，遂判决撤销商标评审委员会的决定，同时责令其重新作出评审决定。

12、以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标在与在先商标不同的使用范围上的注册亦应予撤销

根据我国商标法第四十一条第一款的规定，经注册的商标系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标，其他单位或者个人也可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。由此产生的问题是，当以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标核定使用范围与在先商标的使用范围并不完全相同时，该注册商标在该不同核定使用范围上的注册可否被认定为恶意，是否亦应被撤销？从商标实践来，商标行政机关及司法机关对此并未形成一致意见和做法。

在河南省新郑奥星实业有限公司与商标评审委员会及第三人郑州市帅龙红枣食品有限公司商标撤销行政纠纷一案中，[12]新郑奥星公司成立于1997年，其住所地位于郑州市新郑国际机场工业区，经营范围为干鲜果品加工，生产销售蜂蜜、花粉、红枣酒等。2000年4月，新郑奥星公司生产的“好想你”牌枣片获得了郑州市商业贸易委员会颁发的“一九九九年郑州市市场畅销品牌”证书。郑州帅龙公司成立于2000年，其住所地位于郑州市中牟县芦医庙工业区，经营范围包括枣制品、果蔬汁等。郑州帅龙公司的争议商标“真的好想你”于2001年8月20日申请，并于2002年10月7日取得注册，核定使用商品为第29类干枣、山楂片、果冻、酱菜、腌制蔬菜、精制坚果仁、牛奶制品、食用油、水果罐头、鱼制食品。2003年1月23日，新郑奥星公司以郑州帅龙公司注册争议商标的行为违反了商标法第三十一条、第四十一条第一款的规定为由，申请商标评审委员会撤销争议商标的注册。2006年9月15日，商标评审委员会作出第3112号裁定。该裁定认定：郑州帅龙公司在第29类干枣、山楂片产品上注册“真的好想你”商标的行为已构成了商标法第三十一条的“抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，在上述类别上的注册依法应予以撤销。鉴于争议商标指定使用商品中腌制蔬菜、食用油等其它商品与干枣商品不属于类似商品，在上述商品上的注册予以维持。一审法院认为，鉴于河南省新郑奥星实业有限公司在先使用的商品与争议商标核定使用的商品具有基本相同的功能、用途、销售渠道等，并考虑河南省新郑奥星实业有限公司与郑州市帅龙红枣食品有限公司实际的生产经营状况所可能使消费者产生的混淆和误认，争议商标在核定使用的所有商品类别上的注册均应当予以撤销。

北京市高级人民法院认为，在1999年新郑奥星公司的“好想你”牌枣片已经成为当地市场畅销品牌，在当地消费者中“好想你”已经不是一个常用词汇，而成为表明新郑奥星公司枣片商品的标志。作为与新郑奥星公司同处一地、同样都从事红枣加工生产业务的企业，郑州帅龙公司在理应知晓“好想你”是新郑奥星公司在先使用的商标的情况下，仍在第29类商品上恶意注册与“好想你”近似的争议商标，其行为违反诚实信用原则、损害了新郑奥星公司的合法权益、损害了公平竞争的市场秩序，属于商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”行为，故争议商标应予以全部撤销。

13、侵犯他人在先权利的注册商标应予撤销

根据商标法第三十一条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，这里的在先权利包括著作权、外观设计专利权等。需要注意的是，在先权利必须是合法有效的权利，在先是指相对于商标的注册申请时间而言，即在商标申请注册之前，该在先权利即已存在并合法有效。

在汕头市龙湖区金禾食品工业有限公司与商标评审委员会及第三人菲仕兰产品有限公司商标撤销行政纠纷案中，[13]奇异有限公司于1991年设计了新款商业标志“奇异鸟图形＋Kievit美术字”，随后其编辑出版的画册中多处标有“奇异鸟图形＋Kievit美术字”，并公开展出了“奇异鸟图形＋Kievit美术字”标志及产品。金禾公司成立于1996年1月22日，其于1996年8月28日向国家商标局申请注册第1102480号“奇异鸟Kievit及奇异鸟图形”组合商标，并于1997年9月14日被核准注册，使用商品为第30类咖啡、糖果等。奇异有限公司请求商标评审委员会撤销第1102480号注册商标，2002年6月28日，奇异有限公司被菲仕兰公司兼并。商标评审委员会经审查认为，注册争议商标的注册行为侵犯了奇异有限公司的在先著作权，裁定撤销金禾公司的第1102480号注册商标。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院认为，奇异鸟图形是对自然界鸟类的描述，Kievit也是奇异鸟的通俗名称。奇异鸟图形的表现手法虽然简单，但已具备了作品的独创性；Kievit是一种鸟的俗称，但同时也是奇异有限公司创始人的姓氏及奇异有限公司的商号。“奇异鸟图形＋Kievit美术字”组合起来构成了完整作品，理应受到法律保护。菲仕兰公司对该作品享有在先的著作权。金禾公司将他人享有著作权的作品申请注册为商标，侵害了他人在先合法权利，违背了《商标法》第三十一条之规定，其申请的第1102480号商标应予撤销。

14、商标法第三十一条规定的“已经使用”应不限于中国大陆地区

根据商标法第三十一条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。对于他人在先使用并有一定影响的商标，是否要求该使用必须是在中国大陆地区，在商标实践中存在较大争议。

在盛能投资有限公司与商标评审委员会及第三人株式会社良品计画商标撤销行政纠纷案中，[14]株式会社良品计画在英国、日本及我国香港地区在先注册并使用了“无印良品”或“无印良品MUJI”商标，盛能公司在后向中国商标局申请注册“无印良品”商标，其核定使用商品范围同株式会社良品计画在先使用的商标相同。株式会社良品计画请求商标评审委员会撤销该注册商标。商标评审委员会以争议商标违反商标法第三十一条规定为由，裁定撤销其注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院认为，申请注册商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，这里的不正当手段主要是指争议商标注册人在主观上具有盗用他人商标市场信誉进行不正当竞争的恶意，该条款的目的在于禁止恶意抢注，被抢注的未注册商标是否在中国大陆地区使用并不构成该条款的必备适用要件。本案株式会社良品计画的在先商标虽然未在中国大陆地区实际使用，但盛能公司与被抢注的商标在先使用地共处同一区域，且双方均从事服装商品的生产和经营，显然盛能公司在注册和使用本案争议商标时具有主观恶意。由于盛能公司以不正当手段抢先注册了株式会社良品计画在先使用并有一定影响的未注册商标，其已经获得注册的第795636号“无印良品”商标应予撤销。

15、关于被异议商标与引证商标近似性判定时间标准的认定

根据我国商标法的规定，在申请商标注册过程中，商标局认为申请注册的商标与在先注册商标相同或相似的，可以驳回该注册申请；申请注册的商标在初步审定公告后，任何人认为该商标与其他在先商标相同或相似的，也可提出异议。从商标注册申请的审查实践来看，许多注册商标异议的处理经年累月，有的商标异议的处理甚至长达十余年的时间。在商标异议的处理过程中，被异议商标和引证商标均已实际使用，经过这十余年的使用可能积累了相当的知名度，甚至达到了驰名商标的标准。在一般消费者看来，被异议商标与引证商标是否构成相似商标、是否实际造成了消费者的混淆，经过十余年的实际使用，已经有了相对清晰的答案。此时，在判定被异议商标与引证商标是否相似，是以异议提出时还是以异议处理时为时间标准，应当说是有较大争议的。

在拉科斯特股份有限公司与商标评审委员会及第三人鳄鱼国际机构私人有限公司商标异议行政纠纷案中，[15]鳄鱼国际公司于1993年12月24日在第25类上申请注册第1331001号被异议商标“CARTELO及图”，商标局以其与引证商标构成相似为由驳回其注册申请，商标评审委员会于1998年3月10日终局裁定其不构成相似商标并准予初步审定公告。在被异议商标审定公告后，拉科斯特公司于1999年11月5日提出异议，中国商标局于裁定被异议商标准予注册。拉科斯特公司不服并请求复审，商标评审委员会以评审时间作为判断被异议商标与引证商标是否相似的时间标准，并于2005年6月30日裁定被异议商标予以注册。拉科斯特公司仍不服并依法起诉，一审法院判决撤销商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院认为，商标近似是指不同的商标在文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品来源产生误认或存在某种特定联系的认识。判断不同商标是否构成近似应当以相关公众的一般注意力为标准；既要对商标的整体进行比对，又要对商标的主要部分进行比对，比对应当在隔离的状态下分别进行；还应当考虑商标的显著性和知名度。在商标异议复审程序中，判断被异议商标与引证商标是否构成近似，一般应以被异议商标申请日作为时间基准。本案中，以相关公众的一般注意力在隔离状态下观察，并考虑引证商标的显著性和知名度，被异议商标与引证商标之间可能会产生某种联想，但不会产生混淆和误认，二者不构成近似商标，其同时使用在相同或类似商品上，不致造成消费者的混淆误认。由于客观原因，本案历经驳回、驳回复审、异议、异议复审及诉讼若干程序，自被异议商标申请之日至商标评审委员会作出被诉裁定已历时12年之久，但应当注意到商标评审委员会实际上早在1998年3月10日即作出驳回复审终局决定，准予本案被异议商标核准注册，在其后的异议复审程序中商标评审委员会仍然坚持了这一态度。从客观情况看，通过12年来的宣传使用，被异议商标确已产生了一定的显著性和知名度，与引证商标并存不会导致消费者对于商品来源产生混淆误认。北京市高级人民法院终审判决维持商标评审委员会作出的被诉裁定。

（二）商标民事案件审判的新发展

16、原商标权人对商标转让后的侵权行为是否有权提起侵权诉讼的认定

商标权人起诉他人侵犯其商标权的前提就是在发生侵权行为时其系注册商标的合法权利人。注册商标的转让意味者权利主体的变更，受让人取代转让人成为商标权人。对于注册商标在转让给他人后发生的侵权行为，新的商标权人即受让人有权提起诉讼，原商标权人无权提起诉讼。被控侵权行为从商标转让前持续至商标转让后的，原商标权人有权追究商标转让前的侵权行为，但对其停止侵权的诉讼请求不应支持；在确定侵权损害赔偿数额时也应考虑侵权行为开始及持续的时间以及原商标权人转让其商标的时间等因素。

在阿狄达斯国际有限公司诉爱乐服装鞋业（福建）有限公司、北京健力佳爱乐体育用品商店、北京瑞冠体育用品有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案中[16]，阿狄达斯公司分别于2000年12月14日和2001年3月14日取得第1489454号和第1536558号图形商标专用权，核定使用商品分别为第25类服装、足球鞋等商品和第18类书包、衣箱等商品。2003年6月21日，上述两注册商标经核准转让给案外人阿狄达斯国际经营管理有限公司。2004年9月14日，第1489454号注册商标经核准转让给案外人阿狄达斯－萨洛蒙有限公司。2003年7月26日，阿狄达斯公司的代理人经公证在健力佳商店购买了爱乐公司生产的运动鞋一双，该运动鞋的生产日期为2002年9月8日，该运动鞋及其包装盒上均突出使用了图形。一审法院判决爱乐服装鞋业（福建）有限公司、北京健力佳爱乐体育用品商店、北京瑞冠体育用品有限公司立即停止被控侵权行为并赔偿相应经济损失。在本案二审诉讼中，阿狄达斯公司表示其提起本案诉讼是追究2002年6月30日至2003年6月20日期间爱乐公司、健力佳商店和瑞冠公司的侵权行为。北京市高级人民法院认为，根据我国商标法的规定，阿狄达斯公司系第1489454号商标的注册人，虽然该商标已于2003年6月21日转让给他人，但阿狄达斯公司对在此之前的侵权行为仍可主张权利，这种权利并不因为注册商标专用权的转让而一同转让，对于此后的行为则无权起诉。

17、关于正当使用注册商标标识的认定

商标是揭示商品或服务来源的商业标志，当注册商标以通用的文字、图形作为商标标识时，该商标除了具有揭示商品或服务来源的含义外，还具有其本来的含义，他人如果在该商标标识的本来含义上使用该注册商标，则不构成对注册商标专用权的侵犯。尤其是注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人的正当使用。

在李逢英诉被告湖南恒安纸业有限公司、山东恒安心相印纸制品有限公司、北京顺天府投资管理有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案中，[17]李逢英系注册商标“薰衣草及图”的权利人，其核定使用商品范围为第16类纸手帕；纸制餐桌用纸等。山东恒安心相印纸制品有限公司生产并由北京顺天府投资管理有限公司销售的手帕纸上使用了“薰衣草”字样的深蓝色椭圆标识。一审法院认定被控侵权产品使用“薰衣草”字样的深蓝色椭圆标识属于正当使用，判决驳回了李逢英的诉讼请求。

北京市高级人民法院认为，商标作为一种商品标识其主要作用是区别商品来源，此外，商品上通常还有其他诸如表示原料、功能、用途、重量、数量等描述商品特点的标识，即使这些标识与注册商标近似，注册商标专用权人也无权禁止他人正当使用。本案中，首先，在被控侵权的三种商品包装上的显著位置均标示有醒目的“心相印”注册商标，其下方带有“薰衣草”字样的深蓝色椭圆型标识明显小于“心相印”注册商标，且“薰衣草”字样的近旁均绘有彩色薰衣草的图案。其次，纸巾作为清洁用品在生产制造过程中通常可以加入不同的香料，使其具有不同的香味，而“薰衣草”作为一种带有特殊香味的植物其提取物可以作为一种香料用于纸巾的生产制造。因此，以普通消费者的一般注意力为标准，不会对该商品的生产者、销售者与“薰衣草及图”商标注册人李逢英之间是否存在某种联系产生错误认识，应认定湖南恒安公司和山东恒安公司在其生产的被控侵权商品上标注“薰衣草”标识，是为了描述该商品具有薰衣草香型这一特点。由于李逢英在纸手帕、纸制餐桌用纸等商品上注册的涉案“薰衣草及图”商标中含有直接表示该类商品香型特点的“薰衣草”字样，其在行使注册商标专用权时无权禁止他人正当使用“薰衣草”标识。湖南恒安公司和山东恒安公司在其生产的薰衣草钱夹形手帕纸等三种商品上标注“薰衣草”标识是直接说明描述商品本身特征的正当使用行为，并不构成对李逢英享有的“薰衣草及图”注册商标专用权的侵犯。

三、著作权案件审判的新发展

18、关于对提供搜索、链接服务的网络服务提供者侵权责任的认定

对提供信息存储空间或者提供搜索、链接服务的网络服务提供者，权利人认为其服务所涉及的作品、表演、录音录像制品，侵犯自己的信息网络传播权或者被删除、改变了自己的权利管理电子信息的，可以向该网络服务提供者提交书面通知，要求网络服务提供者删除该作品、表演、录音录像制品，或者断开与该作品、表演、录音录像制品的链接。网络服务提供者接到权利人的通知书后，应当立即删除涉嫌侵权的作品、表演、录音录像制品，或者断开与涉嫌侵权的作品、表演、录音录像制品的链接，并同时将通知书转送提供作品、表演、录音录像制品的服务对象；服务对象网络地址不明、无法转送的，应当将通知书的内容同时在信息网络上公告。网络服务提供者为服务对象提供搜索或者链接服务，在接到权利人的通知书后，依法及时断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的，不承担赔偿责任；但是，明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的，应当承担共同侵权责任。从司法实践来看，网络服务提供者承担赔偿责任是否以权利人的通知为前提，是一个值得注意的问题。

在环球国际唱片股份有限公司诉北京阿里巴巴信息技术有限公司侵犯录音制作者权纠纷案中，[18]环球国际唱片公司是《Beautiful Day》等9首涉案歌曲的录音制作者权人，北京阿里巴巴信息技术有限公司经营的雅虎中国网站对上述9首歌曲提供音乐搜索、歌曲试听、下载等服务。2006年4月10日，环球国际唱片公司致函北京阿里巴巴信息技术有限公司，要求其收到该函后7日内删除与其会员录音制品有关的全部侵权链接，并提供了该协会会员名单以及可以查询会员录音制品信息的官方网站地址。2006年7月4日，环球国际唱片公司再次向阿里巴巴公司致函，要求其在收到该函之日起7日内，删除与函件中所列举的演唱者和专辑有关的所有侵权链接。该函件中列举了34名演唱者（包括涉案演唱者）以及48张专辑（包括涉案专辑）的名单，提供了包括《Beautiful Day》等7首涉案歌曲在内的136首歌曲的具体侵权URL地址各一个作为示例，以及相关被控侵权链接的屏幕截图。2006年7月20日、2006年7月28日阿里巴巴公司分别致电、致函环球国际唱片公司，希望提供相关URL地址的电子版，并称该公司已经开始手工删除提供了具体URL地址的链接。2006年7月26日，环球国际唱片公司对雅虎中国网站并未删除环球国际唱片公司主张权利的与涉案9首歌曲有关的所有侵权链接的相关情况进行了证据保全。2006年8月2日，阿里巴巴公司致函环球国际唱片公司，称只能删除律师函中提供了具体URL地址的相关链接。2006年8月3日、2006年8月10日，环球国际唱片公司两次向阿里巴巴公司发函，强调雅虎中国网站上与涉案歌曲有关的所有链接均为侵权链接，要求不仅删除律师函中提供了具体URL地址的链接，而是删除与律师函中所提及的全部作品有关的所有搜索结果。一审法院判决阿里巴巴公司删除雅虎中文网站“雅虎音乐搜索”中的有关搜索链接并赔偿环球国际唱片公司经济损失。

北京市高级人民法院认为，涉案第三方网站上存在的录音制品均属未经许可使用的录音制品。阿里巴巴公司为上述侵权录音制品提供搜索链接，为侵权录音制品的传播提供了渠道和便利，客观上参与、帮助第三方网站传播侵权录音制品。《信息网络传播权保护条例》第二十三条规定：“网络服务提供者为服务对象提供搜索或者链接服务，在接到权利人的通知书后，根据本条例规定断开与侵权的作品、表演、录音录像制品的链接的，不承担赔偿责任；但是，明知或者应知所链接的作品、表演、录音录像制品侵权的，应当承担共同侵权责任。”据此，即使在权利人没有向网络服务提供者提交《信息网络传播权保护条例》第十四条所规定的通知的情况下，提供搜索、链接服务的网络服务提供者明知或者应知所链接的录音制品侵权而仍然提供搜索、链接的，应当承担侵权责任。具有过错是网络服务提供者承担侵权责任的条件。判断行为人有无过错，要看行为人对其行为的不良后果是否能够和应当预见，要以行为人的预见能力和预见范围为基础，又要区别通常预见水平和专业预见水平等情况。

在雅虎中国网站搜索录音制品，阿里巴巴公司是按照自己的意志，在搜集、整理、分类的基础上，对相关的音乐信息按不同标准制作了相应的分类信息。阿里巴巴公司作为搜索引擎服务商，经营包括音乐搜索服务在内的业务，向用户提供专业的音乐搜索服务并从中营利，属于专业性音乐网站。综合上述因素，依照过错的判断标准，阿里巴巴公司应当知道也能够知道其搜索、链接的录音制品的合法性。尤其是在环球国际唱片公司几次书面告知阿里巴巴公司，其雅虎中国网站上提供的各种形式音乐搜索服务得到的涉案歌曲录音制品均为侵权，并要求阿里巴巴公司予以删除后，阿里巴巴公司更应注意到涉案9首歌曲录音制品的合法性并采取相应的措施，但阿里巴巴公司仅将环球国际唱片公司提供了具体URL地址的7个搜索链接予以删除，而未删除与涉案歌曲录音制品有关的其他搜索链接，阿里巴巴公司怠于尽到注意义务、放任涉案侵权结果的发生的状态是显而易见的。因此，应当认定阿里巴巴公司主观上具有过错，其已经构成侵犯信息网络传播权，应当承担损害赔偿等法律责任。

19、关于对高级抄袭的整体认定和综合判断

当原告作品与被控侵权作品完全相同或者基本相同、相似时，对于是否构成抄袭的认定是比较容易的。但当被指控抄袭之处仅涉及作品的构思、语言风格、人物特征及关系、主要情节、个别语句等且散落在作品的各个部分、文字等最终表达不尽相同时，对是否抄袭的认定就要复杂的多。当权利人据以主张被告抄袭的事实基本不在于作品文字等最终符号的相同或者相似，而主要在于作品的构思、语言风格、人物特征及关系、主要情节、散落在作品不同部分的个别语句等的相同或者相似时，如何划分思想与表达，处于主题和细节之间的内容，包括情节、结构、主要事件、事件之间的顺序、人物关系究竟属于思想还是表达，如何划分公有领域、事实和个人创作，什么属于必要场景或者唯一表达，独创性如何把握，主题和思想在判断抄袭中是否应绝对排除，据以判断抄袭的原则和方法是什么，都是值得探讨的问题。

在黄井文诉北京图书大厦有限责任公司、冯延飞、吉林人民出版社侵犯著作权纠纷一案中，[19]黄井文是《社会人－荒原人》一书的作者，北京图书大厦公司销售了吉林人民出版社出版的作者署名为冯延飞的《美丽的田野》一书。黄井文主张两书的故事提纲及结构、环境与背景、人物关系、人物语言、故事情节等方面均有相同或相似的地方，并指控《美丽的田野》侵犯了其《社会人－荒原人》的著作权，一审法院判决驳回了其诉讼请求。

北京市高级人民法院认为：首先，故事提纲指故事叙述过程中的内容要点，它各个组成部分的搭配和排列。提纲和结构主要包括人物活动与故事脉络等，体现作者对作品宏观上的谋篇布局，由于不涉及作品的具体事件的展开性描述，更不涉及作品细节的描写，因此具有高度概括性。《社会人－荒原人》与《美丽的田野》虽然均系农村题材的作品，但其在对故事描述的具体内容上，体现出各自不同的文字表达形式。不能因两部作品所要表达的“主题思想内容”相同就认定两部作品构成相同或相近似，不同的作品中均可以通过不同的表达形式对相同的“主题思想内容”进行表达。因此，不能认定《美丽的田野》抄袭了《社会人－荒原人》故事提纲和故事结构。其次，故事情节是叙事性文艺作品中具有内在因果联系的人物活动及其形成的事件的进展过程，属于作品的表达。黄井文所列举属抄袭的情节或是黄井文所列举的抄袭情节与原作品不符，其概括具有一定的主观色彩；或是虽然黄井文概括的情节在涉案两部作品中有体现，但该情节放在作品中并不能认定是情节相同；或是黄井文指控的抄袭情节为生活中常见的情节，缺乏独创性，不应有特定的人专有，故二者情节并不相同。再次，语言是作品的一种基本的表达形式，具有独创性的语言应当受到著作权法的保护。经过将《社会人－荒原人》与《美丽的田野》中相应的部分进行对比，在黄井文指控部分的语言中，一部分属于涉案两部作品在相关语言的表述上差异明显，并不存在相同之处；一部分属于语言表述虽然相同，但并非来自《社会人－荒原人》；还有一部分属于语言表述虽然相同或者近似，但不具有独创性，不能为某个特定的人所专有，故黄井文有关冯延飞抄袭其语言的主张不能成立。最后，人物是小说类作品构成因素之一，小说类作品大多是通过对人物之间的活动及其相互关系的描写来刻画人物性格、塑造人物形象和反映现实生活。人物关系是小说类作品展现人物冲突、推动事件发展的主要因素，属于著作权中的“表达”。在判断两部作品是否构成相同或相似时，不应单独将人物提取出来进行对比，而应将人物和故事情节等有机地结合成整体，进行综合考虑作出判断。《社会人－荒原人》与《美丽的田野》中的人物的表达方式并不相同，两部作品在文字表达上不相同也不相似。综上，由于在故事提纲、故事结构、故事情节、语言、人物关系等方面不相同也不相似，二者属于不同的作品。二审法院判决维持原判。

20、拍卖公司对其拍卖侵权作品的行为是否应承担侵权责任的判定

著作权法规定的发行是指以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的行为。显然，拍卖属于发行行为，如果拍卖品属于侵权物，拍卖行为客观上会损害权利人的利益。但是按照法律规定，除非另有规定，任何人只能对有过错的行为承担侵权责任。因此，拍卖人是否应承担侵权责任，还应看拍卖人主观上是否知道或者应当知道拍卖品为侵权，或者说有过错。从民法的角度，是否有过错的判断，要看行为人是否应尽注意义务以及在行为时是否尽到了一个诚信善良之人的注意义务。过错的判断标准是“应当达到的注意程度”，这一标准是多元的，在一般情况下，对于他人之权利和利益负有一般义务的人，应当尽到一个“诚信善意之人”的注意义务；对于他人利益负有特别义务之人，应当尽到法律、法规、操作规程等所要求的特别注意义务。因此，应否注意、能否注意，是因人、因事而异的，应当放到具体的环境中去考虑。

在安明阳、车永仁、张永典诉北京华辰拍卖有限公司、姜召文侵犯著作权纠纷一案中，[20]安明阳、车永仁、张永典是《伟大的战略决策》美术作品的作者，姜召文与华辰公司签订委托拍卖合同，委托拍卖品为《伟大的战略决策》一画。华辰公司将其拍卖后，安明阳、车永仁、张永典向华辰公司发送律师函，指出其拍卖的《伟大的战略决策》一画系伪作，要求其采取措施并对作者承担相应的侵权赔偿义务。华辰公司收到该函后建议委托人和买受人终止了尚未完成的交易过程，后该拍卖交易被撤销。一审法院认为原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，判决驳回其诉讼请求。

北京市高级人民法院认为，根据我国拍卖法的相关规定，拍卖人、委托人在拍卖前进行声明不能保证拍卖标的真伪或者品质的，不承担瑕疵担保责任。由于艺术品拍卖的特殊性，法律并不要求拍卖人保证其所拍卖的标的必须为真品。《拍卖法》第四十一条规定：委托人委托拍卖物品或者财产权利，应当提供身份证明和拍卖人要求提供的拍卖标的的所有权证明或者依法可以处分拍卖标的的证明及其他资料。《拍卖法》第四十二条规定：拍卖人应当对委托人提供的有关文件、资料进行核实。上述规定要求拍卖人对拍卖标的物的所有权进行审查，而对于艺术品的真伪，拍卖人、委托人在拍卖前进行声明的，不承担瑕疵担保责任。本案华辰公司尽到了审查义务，在拍卖成交并得知作者的质疑后，华辰公司及时、主动地撤销了相关交易，退还了拍卖标的物，其无主观上的过错，不应对安明阳、车永仁、张永典承担侵权责任。二审法院终审判决维持原判。

21、受让人或者被许可人不得擅自行使著作权人未明确许可或转让的权利

著作权是作品的创作者就其所创作的作品而享有的权利。没有作者在创作过程中所付出的艰辛劳动和投资，就不会有文学、艺术和科学作品的产生，也就不会有建立在作品之上的一系列权利的产生。包括我国著作权法在内的世界各国著作权法，其首要的立法宗旨就是保护作者利益，以鼓励他们创作更多的有利于社会发展的作品。可以说，“作者利益第一”是各国著作权法都贯彻的基本原则，我国著作权法也以肯定和保护著作权人的权利为第一位。著作权法中对于作者权利、著作权转让和许可合同、著作权集体管理组织以及实施著作权的规定，都反映了对于作者利益的保护。我国著作权法第二十六条也明确规定：“许可使用合同和转让合同中著作权人未明确许可、转让的权利，未经著作权人同意，另一方当事人不得行使。”

在魏肇权与北京共和联动图书有限公司、北京华网汇通技术服务有限公司侵犯著作权纠纷一案中，[21]魏肇权是小说《东厂与西厂》的作者，其与共和联动公司签订《图书出版合同》，由共和联动公司交付中国戏剧出版社将该书出版、发行，并方约定共和联动公司可以利用各种新闻媒体对涉案作品进行合法宣传，为此魏肇权授予共和联动公司可在报社、杂志社、电台、电视台刊载或播发上述作品。共和联动公司向华网汇通公司出具了一份伪造魏肇权签名的《著作出版授权合同》，其中第七条载明：“为宣传、促销本著作，甲方授权乙方可以在报纸、杂志、广播电视、因特网等媒体上，取用本著作予以转载或连载，不需另外支付版税或其他权利金。”华网汇通公司根据共和联动公司的授权，在其经营的网站“中华网”的“读书频道”上将小说《东厂与西厂》中的部分文字以连载形式予以公开传播。一审法院认为共和联动公司侵犯了魏肇权对其作品享有的信息网络传播权和获得报酬权，应承担停止侵权、赔礼道歉并赔偿损失及合理诉讼支出的法律责任。

北京市高级人民法院认为，共和联动公司与魏肇权签订的《图书出版合同》中，魏肇权允许共和联动公司利用各种新闻媒体对涉案作品进行合法宣传，同时限定了对作品的宣传是在报社、杂志社、电台、电视台上刊载或播发，该约定范围是明确的，其中不包含在互联网上进行宣传，即魏肇权未将网络传播权授予共和联动公司。共和联动公司在没有得到魏肇权授权的情况下，假冒魏肇权的名义，向华网汇通公司出具了虚假的《著作出版授权合同》，致使涉案作品通过华网汇通公司的网站在互联网上传播，其行为超出了魏肇权与共和联动公司签订的《图书出版合同》约定的范围，且主观恶意明显，侵犯了魏肇权对其作品享有的信息网络传播权和获得报酬权。

四、不正当竞争案件审判的新发展

22、关于使用企业名称和商品名称能够与已有知名商品相区分并具有合理理由的认定

我国反不正当竞争法第五条第二项规定，擅自使用知名商品特有的名称，或者使用与知名商品近似的名称，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的行为构成不正当竞争，其构成要件包括擅自使用行为和消费者混淆、误认的结果等。所谓擅自使用，通常是指行为人没有合理理由和依据、也未取得合法授权的使用。如果行为人虽然使用了与知名商品的特有名称相同或相似的名称，但该使用有合理的依据，并未与知名商品相混淆，也未造成消费者的误认，则不能认定该行为构成不正当竞争。

在张锠、张宏岳、北京泥人张艺术开发有限责任公司诉张铁成、北京泥人张博古陶艺厂、北京泥人张艺术品有限公司侵犯名称权及不正当竞争纠纷案中，[22]一审法院认为，被告将“北京泥人张”作为产品名称、企业名称和宣传的行为，造成公众对“泥人张”品牌的误认，构成不正当竞争。北京市高级人民法院认为，被告作为“北京泥人张”后代，使用“北京泥人张”字样有合理依据，“北京泥人张”仿古泥陶制品与“泥人张”知名彩塑艺术品在产品种类、产品特点、制造工艺、销售渠道、消费群体上存在一定差异，相关公众可以将“北京泥人张”仿古陶艺制品与原告“泥人张”知名彩塑艺术品加以区分，不致产生市场混淆、误认，故被告使用“北京泥人张”作为其企业名称、产品名称的部分内容，不构成不正当竞争行为。

23、请求确认不侵犯商业秘密诉讼应不予受理

近年来，确认不侵犯知识产权诉讼纠纷越来越多。最高人民法院2008年4月1日起开始实施的《民事案件案由规定》中列举了请求确认不侵犯专利权纠纷、请求确认不侵犯商标权纠纷、请求确认不侵犯著作权纠纷，并不包括请求确认不侵犯商业秘密纠纷。对于当事人提出的请求确认不侵犯商业秘密纠纷是否应受理，在司法实践中仍存在争议。

在史瑞龙诉田玉金、北京裕金化工有限公司请求确认不侵犯商业秘密纠纷一案中，[23]史瑞龙请求法院确认其行为未侵犯田玉金、北京裕金化工有限公司的商业秘密。一审法院认为本案可以受理，并判决驳回史瑞龙的诉讼请求。北京市高级人民法院认为，史瑞龙系以田玉金与裕金公司多次向工商行政管理机关和公安机关举报其侵犯商业秘密、故其多次被相关部门询问或传唤致使其正常的生产经营和生活受到严重影响为由诉至法院，请求确认其不侵犯田玉金与裕金公司的商业秘密，而工商行政管理机关和公安机关依据田玉金与裕金公司的举报，对史瑞龙进行询问或传讯是依法行使其职权的行为。史瑞龙以此为由提起请求确认其未侵犯田玉金与裕金公司所主张的商业秘密的诉讼，不属于我国民事诉讼法规定的诉讼，人民法院并无相应的法律依据予以受理。二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第一百八十六条之规定，裁定撤销一审判决并驳回史瑞龙的起诉。

二OO八年六月六日

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