深圳市知识产权局关于印发《企业知识产权海外维权指引》的通知

深知〔2008〕129号

各有关单位：

　　为指导深圳企业如何积极应对海外知识产权纠纷，提高企业在开拓海外市场进程中的知识产权保护能力，落实市政府“走出去”战略，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国民事诉讼法》及有关法律法规的规定，我局制定了《企业知识产权海外维权指引》（以下简称《指引》）。现予印发。

深圳市知识产权局
二○○八年七月十日

企业知识产权海外维权指引

　　第一条【宗旨】  为落实深圳市政府“走出去”战略，加强对企业知识产权的保护与管理，维护企业在开拓海外市场进程中的合法权益，制定本指引。

　　第二条【定义】  本指引中下列特定用语的解释：

　　（一）企业，是指开拓海外市场的企业；

　　（二）对方，是指在海外向企业发出律师函或在事先无任何预告的情况下直接起诉企业的主体；

　　（三）律师函，是指对方向企业发出的律师函、权利主张声明等带有警告性质的函件；

　　（四）知识产权海外维权（以下简称维权），是指企业在海外被控侵犯他人知识产权从而围绕该纠纷进行的一系列活动。

　　第三条【保存材料】  企业收到对方发出的律师函或被直接起诉后，应妥善保存与所涉分歧相关的产品手册、电子文档、内部邮件等原始材料。

　　企业应注意保存律师函、与对方往来的信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子交换数据和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的材料。

　　第四条【沟通调解】  企业应积极与对方或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联公司等机构就分歧进行沟通，了解对方行为出发点和目的。

　　企业可考虑引入客户、政府有关部门、行业协会等第三方进行调解、斡旋。

　　沟通前，企业可先征询专业人士的意见和建议，以保证相关问题答复的准确性。

　　第五条【资源利用】  企业在维权中可充分利用深圳市已有的，包括政府部门、司法机关、行业组织和中介机构等资源。前述资源，可见附件1，但不仅限于附件1所列。

　　第六条【综合评估】  企业应对律师函所涉内容进行综合分析，并可收集包括附件2所列的信息，据此判断有关风险，决策相应措施。

　　第七条【回复律师函】  企业综合评估后认为风险较小，则可礼貌回复律师函，表明尊重且并未侵犯他人知识产权的立场；也可根据情况不予回复。

　　若发现对方存在欺诈、恶意竞争、诋毁商誉等情形，可向政府相关部门举报。

　　第八条【选任中介】  企业综合评估后认为风险较大，则可通过中国中介机构并参考附件3尽快选任律师事务所等中介。

　　在与所有备选中介机构就可能存在的知识产权纠纷进行沟通之前，企业可与其逐一签署保密协议。

　　第九条【应诉分析】  在沟通调解未达成一致时，若对方起诉企业，企业可参考附件4所列决定是否应诉及应诉策略，判断应诉后胜诉的几率等。

　　对方若未经预告而直接起诉企业，企业应按如前所述综合评估风险，尽快选任中介机构，进行应诉分析。

　　第十条【组建应诉团队】  企业应组建应诉团队。一般而言，应诉团队应包含中国律师、案件审理国律师、企业决策层、企业研发人员和企业知识产权法务人员等。

　　应诉团队内部应分工清晰、权限明确，力求各司其职、各尽其责。

　　第十一条【内部培训】  案件审理国律师、企业研发人员应分别就维权相关法律知识、所涉产品的专业技术知识培训应诉团队其他成员，以便团队内部紧密配合寻找事实与法律上的突破。

　　第十二条【行业协会】  企业可以积极参加知识产权保护行业协会，促进企业知识产权资源调动能力和运用能力。行业协会应给予会员企业必要的维权指导和资源引见，充分发挥其在行业内的服务作用。

　　企业可与行业协会沟通维权情况，在涉及行业整体利益的维权中，企业可与相关主体联合应诉，从而整合资源、分摊费用。

　　第十三条【临时禁止令】  若案件审理国有关部门应对方申请发布了临时禁止令，企业应及时提交辩护声明以争取时间、避免出现临时禁止令所带来的严重后果。

　　企业应收集可以推翻临时禁止令的证据，并据此要求对方赔偿企业因此遭受的损失。

　　第十四条【证据收集】  企业决定应诉后，应诉团队应紧密合作，按照有关法律规定，多渠道全面收集下列证据：

　　（一）企业知识产权权利证明材料；

　　（二）企业相关产品研发记录等材料；

　　（三）证明企业相关产品所涉技术信息来源合法的材料；

　　（四）中立第三方出具的知识产权分析报告等；

　　（五）企业制定的尊重他人知识产权的规章制度；

　　（六）其他可以证明企业善意、企业有关产品并未侵权的材料。

　　第十五条【证据保全】  企业可同时收集对方涉嫌侵犯企业知识产权的证据。若发现对方有侵权行为，应妥善保存相关证据材料；涉及容易删除、修改、销毁的证据材料的，可采用公证等方式对前述证据进行保全。

　　第十六条【程序时间管理】  应诉团队应清晰列明并严格监控维权中的各程序时间。

　　企业应按照各程序时间要求向应诉团队提供相应材料。

　　第十七条【整体配合】  企业可积极与对方的竞争对手洽谈合资、并购、知识产权许可、知识产权转让等合作事宜，同时注重与案件审理国媒体和危机公关公司的沟通，多方位出击寻求支持。

　　企业可将案件情况、维权进展等向政府有关部门报告，请其提供职责范围内的帮助。

　　第十八条【合法使用抗辩权】  世界上绝大多数国家都有知识产权合法使用抗辩权等公众权利救济制度，企业应根据案件审理国知识产权等法律法规的规定充分行使抗辩权。一般而言，企业可援引的抗辩理由见附件5，但不仅限于附件5所列。

　　第十九条【提起反诉】  诉讼中，企业可依照案件审理国法律的规定就对方知识产权是否有效等向案件审理国法院提起反请求等诉讼。

　　第二十条【在中国起诉】  若对方在中国有分支机构、代理商、分销商或其他诉讼连接点，且可能存在知识产权侵权行为、不正当竞争行为或垄断行为等，企业可依据我国相关法律提起诉讼。

　　第二十一条【和解谈判】  诉讼中，企业应综合分析事态发展决定是否与对方和解及和解谈判策略等。

　　一般而言，在欧洲和北美等地的知识产权纠纷绝大多数以和解结案，企业应听取案件审理国律师的意见，必要时加大和解谈判力度。

　　第二十二条【签署书面协议】  若双方就纠纷解决协商一致，此时应签署书面协议并向法院申请结案。书面协议应包括以下条款：

　　（一）知识产权条款（包含知识产权许可、知识产权瑕疵担保、知识产权侵权赔偿和知识产权责任等）；

　　（二）纠纷解决对价及支付条款；

　　（三）保密条款；

　　（四）违约责任条款；

　　（五）争议解决条款；

　　（六）其他与纠纷解决有关且必须载入的条款。

　　第二十三条【提起上诉】  若双方未能达成和解，在法院做出判决后，企业应综合分析上诉可能带来的结果、上诉费用、上诉胜算几率等，决定是否上诉及有关策略。

　　第二十四条【经验总结】  企业应将维权活动整理总结，以加强类似知识产权风险的预见性，传承相关经验，提升企业竞争力。中国企业相关维权案例可参见附件6。

　　第二十五条【知识产权布局】  企业应加快知识产权海外布局的步伐，重点在重要市场国、目标市场国和竞争对手所在国等申请或获取相关知识产权，为商业竞争做好准备。

　　第二十六条【安全保密】  企业应建立严格的信息安全管理制度，保护企业信息资产和商业安全。企业可采取下列措施：

　　（一）在劳动合同和离职承诺中，约定保密条款和竞业限制条款等；

　　（二）在企业内部设立门禁、权限管理等制度；

　　（三）对研发文档和材料设立严格的记录和妥善保存制度，有关文档应有研发人员的亲笔签名和日期、地点等；

　　（四）制定员工使用软件、发送邮件、拷贝数据材料、打印文档等方面的规章制度；

　　（五）制定企业对外合作、对外交流、出差、接受培训等方面的管理制度；

　　（六）其他涉及企业信息安全管理制度方面的措施。

　　企业可同时建立员工诚信档案，以切实提高员工保护企业信息安全的职业素养。

　　第二十七条【信息反馈】  企业应积极向政府部门反馈海外维权中的经验与教训，以便政府部门制定有关规章及配套政策，不断完善适合企业发展的法治环境。

　　企业可积极与行业协会沟通维权情况，便于行业协会就相关问题开展宣传培训，提高企业解决问题的能力。

　　第二十八条【新闻宣传】  企业应慎重宣传企业特定产品或全部产品的年产量、国际市场占有率、国际市场优势地位等信息。

　　企业可加强对其知识产权工作的新闻报道力度，包括但不限于以下事项：

　　（一）企业内部就特定国家的知识产权法、反不正当竞争法、反垄断法等法律法规进行专题培训；

　　（二）企业与海外知识产权律师事务所进行合作；

　　（三）企业每年取得知识产权的数量；

　　（四）企业所做的其他有关知识产权的工作。

　　第二十九条【管理能力提升】  企业应建立并不断完善知识产权管理制度，重视知识产权战略，提升知识产权检索分析能力、侵权判断能力和谈判能力等，在开拓国际市场中不断利用已建立的知识产权制度有效化解风险，保护自身权益。

　　第三十条【使用】  本指引从发布之日起供企业结合实际情况使用。

　　附件1

深圳知识产权机构资源列表

　　（一）知识产权专门资源

　　1．深圳市知识产权保护领导小组成员单位

　　2．知识产权服务机构

　　（二）可以受理知识产权案件的深圳法院资源

　　注：深圳法院对知识产权民事纠纷案件级别管辖划分如下：

　　1．深圳市罗湖区、南山区、龙岗区、福田区、宝安区人民法院受理下列第一审知识产权民事纠纷案件：（1）不属于专利、植物新品种、集成电路布图设计纠纷的案件；（2）争议金额不满人民币200万元的案件；（3）案情简单、社会影响不大的案件。

　　2．深圳市中级人民法院受理下列第一审知识产权民事纠纷案件：（1）争议金额不满人民币1亿元、除罗湖区、南山区、龙岗区、福田区、宝安区人民法院管辖之外的深圳市法院管辖的案件（植物新品种纠纷案件除外）；（2）在本市有重大影响的案件；（3）上级人民法院指定管辖的案件。

　　（三）可以受理知识产权案件的深圳仲裁资源

　　（四）知识产权行业协会资源

　　（五）国家知识产权局批准的具有涉外知识产权代理资格的中介机构

　　附件2

风险评判表

　　注1   因企业实际情况、知识产权纠纷类型、案件审理国等均不同，本表给出了风险评判的定性标准而非定量判断。如表中“较大”、“较高”、“相对高”、“相对低”等均为定性化概念，企业应根据实际情况做出判断。

　　注2  市场经济国家判断标准参见联合国有关统计数据，网址为：http://www.un.org。

　　注3  市场容量判断标准参见联合国发布的GDP数据，网址为：http://www.un.org。

　　注4  世界上绝大多数国家均设立了出口管理制度，通常认为美国的出口管制规定最为严格，欧盟次之。若案件审理国为美国出口管制国家（如伊朗），从市场角度考虑，可认为风险较低。美国出口管制规定具体参见http://bxa.ntis.gov。

　　附件3

中介资源选任表

　　注1  因企业实际情况、维权时间、中介资源业务量等均不同，本表给出了中介资源选任的定性标准而非定量判断。如表中“越大”、“越高”、“更有利”等均为定性化概念，企业应根据实际情况做出判断。企业可在http://lawyers.martindale.com/marhub查阅美国律师和美国律师事务所的代理资质、简历、联系方式等。

　　注2  可参见《知识产权管理》杂志举办的全球知识产权律师事务所调查，网址为http://www.managingip.com。

　　附件4

应诉分析表（注1）

　　注1  本表是据一般维权企业的情况所拟制，并未区分行业和企业规模，供企业参考。实践中，企业应据自身情况、结合案件审理国律师的意见和建议做出综合评定。本表给出的信息参见美国ITC官方网站统计数据、美国律师协会统计数据、Lexis&Nexis数据库和Westlaw数据库，其网址分别为：http://www.usitc.gov、http://www.abanet.org、http://www.lexisnexis.com和http://www.westlawinternational.com。

　　注2  本栏给出的是一般情况下的费用支出情况。实践中可能因维权复杂程度、对方欲达目的、是否反诉上诉等而导致费用发生变化。

　　注3  本栏给出的是一般情况下的不应诉后果。实践中可能因产品性质、纠纷类型、对方请求变化等情况而导致结果变化。

　　附件5

抗辩理由表（注）

　　（一）法定抗辩理由

　　（二）表面上构成侵权但可摆脱对方指控的抗辩理由

　　（三）表面上构成侵权且无法摆脱指控，但可不交纳或部缴纳专利费的抗辩理由

　　注  本表较多的适用于专利权侵权方面抗辩，企业可结合实际情况使用。

　　附件6

企业维权案例选（注）

　　注  本案例选均由公开信息收集整理而成，主要关注中国企业（尤其是深圳企业）在海外维权的经验，供企业参考。信息收集时间截至2007年12月31日。