小议审查意见中创造性

我国专利法第二十二条的规定，发明具备创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。因此，发明要满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件，才被认为是具有创造性的发明。

　　根据审查指南规定：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”。按此解释，我国专利法中创造性的标志之一“突出的实质性特点”的判断标准，实际上已经等同于“非显而易见性”标准。

　　此外，审查指南中还指出判断发明是否具有突出的实质性特点，通常可按照以下三个步骤进行，即三步法原则：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

　　然而，笔者认为提出上述三步法原则的出发点是为审查员对发明专利申请进行审查提供理论基础，也即为审查员审查申请文件的创造性提出了理论依据；虽然目前业界对于有关创造性审查意见的答复也普遍遵循此三步法原则，但是，由于权利义务的不同，权利人利用三步法原则进行有关创造性审查意见的答复时，就必须与审查员的角度有所不同，对此笔者有下述几点思考：

　　第一，笔者认为在确定最接近的现有技术时，应当首先确定技术领域，然后考虑技术问题和技术效果，最后确定技术特征，即应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。需要注意的是，“现有技术”与“最接近的现有技术”有着本质的区别：在申请日或优先权日以前公开的所有技术都可看作是现有技术；而如果技术领域不同，即使公开了发明的技术特征再多，那么也不能把它确定为发明的最接近的现有技术，因为在这种情况下，发明实质上可以认为是其他技术领域的现有技术的转用发明，而转用发明不适于采用三步法来判断其创造性。

　　第二，在实际情况中，笔者经常会遇到需要重新确定“技术问题”的情况。当审查员认定的最接近现有技术与申请人认定的不同时，审查员新认定的“区别技术特征”就会不同于申请文件说明书中所描述的本申请与现有技术的区别技术特征；因而，依据新认定的区别技术特征所确定的“实际要解决的技术问题”，也会与说明书中记载的要解决的技术问题不同。此时，在答复创造性的审查意见时，就要充分考虑审查员重新确定的最接近的现有技术，客观的分析对比文件和说明书中记载的现有技术到底哪个是真正的“最接近现有技术”，因为不同的最接近的现有技术就会导致确定出不同的区别特征，进而确定出不同的实际要解决的技术问题，确定发明具有创造性结论也会不同。此外，对于技术问题和技术特征的关系也可以从另外一个角度考虑：当解决的技术问题不同时，解决该技术问题所必要的技术特征也会不同；但当所有的必要技术特征都确定的时候，为了发明具有更高的创造性，有时候人为的改变了“实际要解决的技术问题”，这时候就要客观的根据该技术问题来重新确定不同的区别技术特征，这对于答复创造性的审查意见，往往具有更为有力的说服力。

　　第三，按照专利法规定，具备创造性的发明应当具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件；因此，理论上应当对这两个条件分别进行审查。但是笔者认为在实际情况中，“显著的进步”这一条件很容易满足，只要技术方案解决了一定的技术问题，即可认为该发明具有有益的技术效果，因此发明是否具有创造性，重点是看其是否具有突出的实质性特点。

　　而目前，关于创造性的审查意见在判定要求保护的技术方案相对于最接近现有技术不具备突出的实质性特点时，往往采用多个对比文件结合，或者对比文件结合公知常识来说明，即要求保护的技术方案相对于多个对比文件结合后的技术方案、或对比文件结合公知常识的技术方案来说是显而易见的；因此，在答复此种创造性的审查意见时，只需论述多个对比文件的结合，或者对比文件结合公知常识不会对本申请要求保护的技术方案构成任何技术启示，即可有力说明其相对于最接近现有技术是非显而易见的；当然，在具体操作时会遇到多种多样的情况，在此笔者仅通过一个典型案例进行简要的分析：

　　申请文件要求保护的技术方案由A、B、C元件组合而成，B和C是螺纹连接；对比文件1公开了由A、B、C元件组合而成的技术方案，对比文件2公开了B和C是焊接；

　　审查意见认为本申请要求保护的技术方案与对比文件1的区别技术特征是B和C的连接关系，而对比文件2公开了B和C的连接关系，虽然此链接关系为焊接，不同于螺纹连接，但是对于本领域技术人员来说，两种连接关系只是惯用手段的置换，属于公知常识，因而，判定申请文件要求保护的技术方案相对于对比文件1结合对比文件2的方案是显而易见的，其不具备突出的实质性特点；

　　此案笔者经过仔细分析后发现，对比文件2中虽然公开了B和C的连接关系，但是其技术方案由于受特定的环境所限，导致B和C之间的连接关系必须且只能是焊接，而非其他连接关系所能实现；所以，如果对比文件1和对比文件2的方案能够结合的话，则其结合后的技术方案只能是A、B、C组合，且B和C之间为焊接关系；而本领域技术人员了解，如果之前某一方案必须通过某种技术手段来实现，例如前述的焊接，而现在改进方案若想不依赖于前述技术手段，则必须付出大量的和长时间的创造性劳动，同时本领域普通技术人员也了解，螺纹连接要比焊接加工方便、使用灵活；由此可以很容易确定，本申请中B、C的螺纹连接与对比文件2中B、C的焊接并不是惯用手段的置换，是需要付出大量的和长时间的创造性劳动的，因而可以得出结论：对比文件1结合对比文件2的技术方案不会对本申请要求保护的技术方案构成任何技术启示，也即本申请要求保护的技术方案相对于对比文件1结合对比文件2的方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点；

　　由此例可以看出，对于创造性的评价要多方考虑技术特征在特定技术方案中所起的作用，以及所导致的技术效果，并不能将技术特征简单的结合即用来评价创造性。

　　除此之外，需要注意的是，在采用三步法来判断发明是否具有创造性时，是有一定的局限性的。在审查指南中确定发明实际解决的技术问题时规定，“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”，从这个意义上说，采用三步法通常只适用于改进发明的创造性的判断。而对于其他类型的发明专利，例如，开拓性发明，因其是一种全新的技术方案，在技术史上未曾有过先例，因而其不存在最接近的现有技术，也就无法采用三步法来对其创造性进行判断；还有组合发明，是将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术方案，以解决现有技术客观存在的技术问题；但因在对组合发明的创造性进行判断时，需要充分考虑组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持，也要充分考虑组合的难易程度，因而套用三步法对其创造性进行判断也是不适合的。此外，如转用发明、选择发明、要素变更的发明等等皆不适宜用三步法来判断其创造性。

　　当然，在科学技术高速发展的今天，很难有哪个领域的技术可以孤立的、不和其他技术领域的技术有交叉的单独存在，因而在目前的专利申请中，还是多以改进发明为主的；因此，采用三步法来判断发明是否具有突出的实质性特点，进而判断发明的创造性还是具有普遍意义的。