审理专利侵权案慎用多余指定原则

    多余指定原则，或称非必要技术特征原则，是在司法实践中形成的扩大专利权保护范围的判定原则，旨在针对撰写专利权保护范围存在缺陷的情况下，法官通过运用自由裁量权，扩大专利保护范围，以最大限度地保护专利权人利益。通过实践，笔者认为，应慎重适用该原则，平衡私权利益和公众利益，以更符合我国专利法第五十六条第一款“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”的立法要旨。

    多余指定原则的确立，是司法实践中，针对专利权人在撰写专利文件中的疏漏，将与本专利的发明要旨无直接关联性的技术特征作为必要技术特征写入权利范围中。根据内涵越大，外延越小的逻辑原理，不必要的缩小了专利权的保护范围。为了最大限度的保护专利权人的保护范围，在解释权利要求时，法官根据专利权人的申请，将该技术特征认定为非必要技术特征，从而扩大专利保护范围，将本来缺乏该技术特征的产品纳入到专利权的保护范围之中，认定侵权。在我国８０年代刚刚颁布专利法、专利权人和专利代理人普遍经验缺乏时，该原则解决了许多由于经验和专业技能不足所带来的专利权得不到合理保护的问题，起到了一定的积极作用。在专利撰写的初期，许多对专利保护范围不够了解或了解不够深入的技术人员，误认为专利权利要求的保护范围撰写越详尽越好，其专利方案的技术含量越高越好。另外，专利代理人没有对专利的发明目的理解透彻，在专利权利要求的撰写中的失误也是导致专利非必要技术特征产生的原因之一。导致专利侵权判断中，法院适用多余指定原则判断侵权的因素还在于，作为同领域的其他人在研究了公开的专利文件后，很容易发现专利保护范围的这一疏漏，通过省略掉非必要技术特征，从而免除侵权责任，甚至重新申请新的专利，司法活动中多余指定原则的适用，从一定程度上遏制了该趋势。

    在适用多余指定原则方面，最著名的案例莫过于１９９５年的周林频谱仪专利侵权案件。被诉侵权产品除了缺少专利中立体声放音系统这一技术特征外，其余特征均与专利特征完全相同。对于这一技术特征，说明书的解释是：“为了增加本发明装置的治疗功能，在本装置中加入了音乐治疗装置，使治疗者在接受频谱匹配治疗的同时，接受音乐治疗，有助于恢复大脑神经系统机能，推迟脑的衰老，消除紧张、疲倦感，使精神和躯体状态获得改善，还可对某些身心疾病具有疗效。如此一机多功能，既节省时间，又让患者在愉快、舒适的治疗环境中治疗多种疾病。”法院由此认定去除该技术特征不影响频谱治疗仪的治疗效果，也不会对技术方案的完整性构成破坏，因此认定该技术特征是非必要技术特征。

    非必要技术特征的司法理念的出发点主要体现在民法原则中的公平原则，也就是说，如果认识到了专利权人在专利保护范围中的疏漏，眼睁睁看着其专利得不到保护，是显失公平的。就周林频谱仪的专利而言，立体声放音系统和频谱治疗的发明目的并无直接的关系，理应为“多余”的。

    但专利权人并未如此看待其多余性。在无效程序中，针对申请人提出的对本专利的创造性提出的质疑时，专利权人认为：立体声放音系统与音乐电流穴位刺激器与频谱发生器的组合产生了意想不到的治疗效果，因此权利要求中的技术方案是有创造性的。换句话说，专利权人并不认为该治疗特征是多余的。实际上，在说明书对本专利特征的解释中，也隐含了专利权人不“多余”的思想。

    就司法理念而言，公平原则是民法中一条重要的原则，其积极意义在于衡平各民事主体之间利益分配。专利权通说认为是一项私权利，其权利的形成通过申请，并经过法律规定的程序，达到一定的条件，由职能政府部门授予。从权利要求书的名称可以读出，权利保护的范围是经“要求”得出的。当申请人提出要求的时候，实际上已作出了要求给予权利保护范围的意思表示，这是当事人的自主意思主张，在不违反法律的情况下，应当尊重这种主张。专利权通过公示以取得该保护范围的法律性质也表明了该主张的确定性和稳定性。所以，在认为该要求范围较小，或者权利人自行申请要求扩大保护范围的情形下，从理论上也不宜扩大该范围。

    私权利相对于公众利益而言，应作适当的限制，这是因为，私权利的不当扩张，很可能将本属于公众利益的内容包含到私权保护范围中。这实际上也不符合民法中的公平原则的要旨。公众在阅读了专利权利要求后，明确了该专利权的保护范围，相对的，其也对哪些属于公众权利的内容作了明确的了解，也即，在专利权划分的范围之外，是自由技术的领域。如果在司法程序中，突然将自由技术的领域划入到专利权的保护范围之中，这种侵权判定被诉侵权人肯定是不能接受的。

    再有，专利权的授予应当接受三性（即新颖性、创造性和实用性）的审查，该审查权能依照法律的规定是赋予国家知识产权局的。其审查的对象即是申请人自行主张的权利要求范围。按照禁止反悔的原则，在审查阶段对审查员的答复意见和复审决定中，申请人和权利人的陈述都是禁止反悔的部分。笔者认为，该原则应当作适度的前伸，在提出申请的时候，即应引入禁止反悔的原则，申请人不得对其划定的权利范围作任意的扩张，这也是符合公平原则的体现。在主张多余指定原则合理的意见中，笔者注意到，该意见也对适用多余指定后的权利要求是否符合新颖性和创造性作出了需给予关注的强调，但有两个问题需要解决，一是法院审查变更后的权利范围有何依据。二是法院缺乏检索的最基本条件，如何对其变更后的新的权利范围进行审查。因此，在技术层面上，多余指定也具有难以操作性的特点。对于实用新型专利而言，由于实用新型专利本身就是“小发明、小创新”，省略掉某一技术特征后扩大的保护范围更加容易落入公众领域，侵犯到公众的利益。

 夏 雷