专利侵权判定原则和方法

专利侵权判定原则和方法

郃中林

主要话题

1．中国专利司法保护概况

2．专利侵权诉讼程序问题(略)

3．专利侵权诉讼实体问题

(1)侵权判定基准(原则和方法)

(2)侵权实施行为认定(略)

(3)侵权抗辩

(4)侵权责任(略)

(5)诉讼时效(略)

专利审判特点

1．专利案件绝对量持续增长，相对增幅有所降低

2004、2005、2006年同比升20．81％、15．61％、8．45％

占全部知识产权案件比：1／3降到1／5强(2006年22．48％)

2．侵权案件比例高(70％以上)，高额索赔案增加

3．地区分布不平衡

粤、浙、苏、京、沪、鲁、闽、川、渝九省市占76．31％

4．涉外、涉港澳台案件占有一定比例且这一比例逐年提高

2006年涉外约占3％，涉港澳台约占2．5％

5．一审调解裁定撤诉率高(2006年约56％)

6．部分案件审理周期相对较长，中止诉讼较多

2006年专利案件中止诉讼320件，其中专利侵权案170件

7．专利案件技术性、专业性强，审理难度大是其固有特点

专利侵权认定流程

(1)确定专利权及其保护范围

(2)分析专利权利保护范围的构成要素

(3)确定被控侵权物的具体体现

(4)分析被控侵权物的构成要素

(5)分析比对：针对两者的范围和构成要素

(6)判断相同或相似性

(7)得出结论：侵权或不侵权

专利侵权判定基准

1．专利权有效性原则

2．发明和实用新型专利侵权判定

(1)权利要求解释原则(确定保护范围)

①折衷解释原则

②等同原则(扩张保护范围)

③禁止翻悔原则(限制保护范围)

④“多余指定原则”(扩张保护范围)

(2)侵权对比判断原则

全部技术特征原则

3．外观设计专利侵权判定

(1)相同或相似产品的相同或近似设计

(2)近似外观设计的认定(近似原则)

4．专利侵权抗辩原则

专利权有效性原则

专利授权之后，权利人方可提起专利侵权诉讼和发明专利临时保护期使用费诉讼以及申请诉前临时措施

解释文本和解释对象：权利人须依据已经发生法律效力的专利文件，不能简单地直接依据复审委的决定确定发明或者实用新型专利权的保护范围，应当以公告授权时的权利要求书文本为依据。经过专利维持程序且专利被部分无效的，应当以发生法律效力的文书确定维持的权利要求为依据

在依据发明专利说明书解释权利要求时，应当以《发明专利说明书》而非《发明专利申请公开说明书》为准

发明或实用新型专利保护范围

专利法A56．1：

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

发明或实用新型专利文件

专利法A26：

申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人或者设计人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

发明或实用新型专利说明书

专利法实施细则A18：

发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容：

(一)技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域；

(二)背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；

(三)发明内容：写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果；

(四)附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明；

(五)具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。

权利要求书

专利法实施细则A20：

权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

专利法实施细则A21：

权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。

独立权利要求

专利法实施细则A22：

发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：

(一)前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；

(二)特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。

从属权利要求

专利法实施细则A23：

发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：

(一)引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称；

(二)限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。

从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。

说明书摘要

专利法实施细则A24．1：

能实现，落入了专利保护范围，构成专利侵权改劣或者改优不影响等同侵权判定

适用等同原则中的新问题

1．依原告请求适用V依职权适用(释明?)

2．判断等同的时间点：

说明书公告日

专利授权日(授权公告日)

侵权行为发生

原告起诉日

3．应否区分三基本和显而易见性的判定时间点

4．三基本的判断主体

5．特定技术特征的等同判断

(1)数值范围限定的技术特征的等同

(2)功能性限定的技术特征的等同

禁止反悔原则

专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中，为满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件的要求，在专利文件中或者通过书面声明或者记录在案的陈述等，对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述，对权利人有约束作用，在

专利侵权诉讼中禁止反悔。

权利要求解释原则v侵权抗辩原则

禁止反悔原则—案例

北京市王码电脑总公司诉中国东南技术贸易总公司

“优化五笔字型编码法及其键盘”发明专利侵权案：

原告“优化五笔字型”专利权利要求记载的必要技术特征之一是220个字根组成的编码体系，而被告使用的五笔字型技术是原告发明的并且已进入公有领域的199个字根组成的编码体系。

专利权人在专利异议复审程序中为使其申请获得专利权曾经书面答辩称：“任何具备形码设计常识的人都非常明白：这220个字根的选取及其最终的排列组合，才是发明人多年的心血所在，才是本发明的精华和核心。反过来，如果有人试图随便减少或增加这个字根表中的字根，不要说一大半，即使是三、五个字根，或者打乱现有的组合，那就不但可能出现大量的重码，而且会破坏现有的规律性和操作员指法的协调性，从而使本发明失去其科学性及实用价值。因此，这220个字根及其排列，是缺一不可的有机整体，增加、减少或者打乱这些字根，都会使得本发明成为任何人都无法实施的技术。”

多余指定原则：限制适用

多余指定原则

是指在专利侵权判定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，判定被控侵权物(产品或方法)是否覆盖专利权保护范围的原则

最高法院仁达厂提审案：

凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳人技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。

全部技术特征原则(一)

I．全面覆盖

被控侵权物包含了权利要求记载的全部技术特征的，或者被控侵权物的个别或者某些技术特征虽然与权利要求记载的相应技术特征不相同，但依据等同原则属于与权利要求记载的技术特征相等同的技术特征的，人民法院应当认定被控侵权物落人专利权保护范围，被控侵权

人构成专利侵权。

2．缺少技术特征

被控侵权物缺少权利要求记载的一项或者多项技术特征的，或者被控侵权物的技术特征与权利要求记载的对应技术特征相比，有一项或者多项技术特征既不相同也不等同的，人民法院应当认定被控侵权物没有落人专利权保护范围，被控侵权人不构成专利侵权。

全部技术特征原则(二)

3．增加技术特征

被控侵权物在包含了与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征之外，又增加了其他技术特征的，不论增加的技术特征本身或者与其他技术特征相结合产生的功能和／或效果如何，人民法院应当得出与前款相同的结论。

4．下位概念技术特征

被控侵权物的技术特征落人权利要求中以上位概念表述的技术特征的范围之内的，人民法院应当认定被控侵权物的该技术特征与权利要求中以上位概念方式表达的技术特征相同。

技术对比鉴定

1．鉴定内容

争议技术方案的技术特征的相同点、不同点以及技术特征和技术方案的功能、效果等技术性问题进行鉴定，并对有关技术差别在技术上的意义进行评价

不应当就被控侵权物是否落人专利权保护范围等适用法律问题委托进行技术鉴定

能否鉴定等同?

2．鉴定时机

法官首先应当尽可能自行对事实问题作出判断，只有采取其他方式难以作出认定的专业技术事实问题，才可以委托鉴定(2007年1月IP审判会议)

外观设计专利保护范围

专利法A56．2：

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

专利法A27：

申请外观设计专利的，应当提交请求书以及该外观设计的图片或者照片等文件，并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别。

外观设计专利文件

专利法实施细则A27．3：

申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图或者照片，清楚地显示请求保护的对象。

专利法实施细则A28：

申请外观设计专利的，必要时应当写明对外观设计的简要说明。

外观设计的简要说明应当写明使用该外观设计的产品的设计要点、请求保护色彩、省略视图等情况。简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能。

外观设计专利侵权判定原则

相同或相似产品的相同或近似设计

被控侵权产品在与专利授权时表示在图片或者照片中的外观设计专利产品相同或者相似产品上使用与该外观设计专利产品相同或者近似的外观设计的，应当认定其落入外观设计专利权保护范围，被控侵权人构成外观

设计专利侵权。

被控侵权产品和外观设计专利产品既不属于相同产品又不属于相似产品的，或者被控侵权产品和外观设计专利产品的外观设计既不相同也不近似的，应当认定被控侵权产品没有落人外观设计专利权保护范围，被控侵权人不构成外观设计专利侵权。

专利侵权抗辩

1．不侵权抗辩

公知抗辩(公知技术和公知设计)

2．不视为侵权抗辩

(1)专利权用尽

(2)先用权

(3)临时过境

(4)科研实验

3．责任抗辩

(1)善意抗辩

(2)时效抗辩

(3)懈怠抗辩(讨论)

(4)默认许可抗辩(讨论)

专利审判最新政策导向

最高法院创新型国家意见：

依法审理涉及专利、技术秘密、计算机软件、植物新品种、集成电路布图设计等技术性知识产权案件，合理适度保护创新成果，加大对经济增长有重大突破性带动作用、具有自主知识产权的关键核心技术的保护力度。

依法科学合理地解释权利范围，正确运用侵权判定方法，严格掌握专利侵权案件认定等同特征的条件。

依法履行对专利、商标等知识产权确权纠纷案件的司法复审职责，在事实认定和法律适用上对行政行为进行全面的合法性审查。

从严掌握对专利、植物新品种和集成电路布图设计案件的指定管辖制度。