美国专利司法审判出现四大新动向

2006年以来，美国的eBay与MercExchange、Teleflex与KSR等多个专利案件在社会上引起强烈反响。美国知名律师事务所的律师分析，作为判例法国家，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）和联邦最高法院通过对这些专利案件的审判，重新解释了相关专利法律条款，呈现出颁发禁令、判定故意侵权的难度加大，判定专利具有非显而易见性的标准提高等发展趋势。这将对未来美国专利司法审判、专利法修改产生重大影响。中国企业应该充分了解美国专利法发展态势，及时调整专利策略，充分保障自身权益。

　　一、禁令签发难度加大

　　在专利案件审判中，法庭做出侵权判决后即签发禁令，这是美国知识产权司法审判的一大特点。所以，很多公司出于对禁令的忌惮，在接到美国公司的警告函之后，不得不采取妥协的策略。

　　然而，轰动一时的eBay与MercExchange之间的专利纠纷案，改变了这种禁令惯例。eBay是世界知名的电子商务网站，MercExchange是一家拥有3件关于在线拍卖技术专利、却没有实质性实施这些专利的小公司。2001年，MercExchange指控eBay使用的“立刻购买”交易方法技术侵犯其专利权。

　　美国联邦地方法院认定eBay侵权，判决eBay作出3500万美元的损害赔偿，但拒绝签发永久性禁令，而CAFC则部分推翻了这一判决，认定eBay侵权并签发了永久性禁令。2006年5月，美国联邦最高法院9名大法官全体无异议地做出终审判决，否定了CAFC就MercExchange诉ebay专利侵权案的二审判决，认为初审法院错误地推定原告愿意许可其专利，或其自身并未商业性地实践其发明，无法证明下达禁令所必需证明的原告遭受了不可挽回的损害，而他们同时认为CAFC的错误在于以近乎绝对的方式对待永久禁令。

　　美国飞翰（Finnegan）律师事务所律师BobYoches姚克实和梅雷分析，此案对美国专利案件审判会产生重大影响。现在美国有一些专利持有公司，自己并不实施这些专利，而是用手中的专利起诉其他公司，从而获得高昂的专利费。有人将这些公司称为专利恶鬼（patent troll）。根据以前的禁令惯例，很多大公司如果不向这些公司支付高额的费用，可能将面临永久禁止使用涉案专利的处罚。而这个处罚的后果是十分严重的，有些时候，甚至影响到一个行业的发展。

　　但在这个案件中，美国联邦最高法院改变了延续多年的法庭做出侵权判决后即签发禁令的做法，提出必须用传统的四要素加以检验，是否要签发永久禁令。这四条标准是：侵权行为造成不可挽回的损害；依法获得的金钱补偿不足以弥补该损害；权衡双方的损害后，倾向于下达禁令；永久禁令不会危害公共利益。美国联邦最高法院还提到，如果涉案的专利只是产品中的一个元件，签发永久禁令，有可能会损害公众利益。

　　梅雷律师解释说，以前一旦侵权事实被认定、专利有效性被确定后，法庭就会自动推断出侵权行为对原告“造成不可挽回的损害”，从而签发永久禁令。但是，现在还要看原告有没有将申请的专利用于实际的市场运作。如果原告只是用手中的专利收取专利费，那么专利侵权行为大多不会对其造成“不可挽回的损害”，也就不适用永久禁令。但这其中有一个特殊情况，那就是研究性机构，他们一般不从事实际市场运作，将专利直接实施，但是如果有其他主体侵犯了他们的专利权，影响了他们向其他机构授权的可能性，就很有可能对其造成了“不可挽回的损害”。

　　梅雷律师认为，由此可以看出，美国法院签发永久性禁令的标准比以前严了许多。这个案子的影响立竿见影。飞翰律师事务所做了一个调查，从2006年5月美国联邦最高法院裁决这个案子以后，联邦地区法院审理的23起专利案件中，只有17起签发了永久禁令，6起被驳回。在6宗涉及临时禁令的地方法院案件中，只有3宗案件被批准签发临时禁令，3宗被驳回。

　　梅雷律师表示，这对产品进入美国市场的企业是有利的。他打比方说，以前如果有美国企业向其他企业收取100万元的专利费，如果该企业不付费的话，美国企业就会以永久禁令作为要挟，要将其告到美国法院。这种情况下，该企业不得不重新考虑这100万元的专利费了。但是，现在情况不同了，法院不会在认定被告侵权后自动签发永久禁令。没有了永久禁令这个“威胁”，可以和美国企业慢慢协商相关费用，不用过于紧迫。就是采取庭外和解的赔偿金额也会减少很多。对于那些拥有专利却没有直接实施的企业来讲，希望以永久禁令作为“要挟”来获取更多收益会越来越难了。

　　二、判定专利具有“非显而易见性”的标准提高

　　美国联邦法院对于非显而易见性的判断一直是根据《美国法典》35编（美国专利法）103条的规定，根据该规定，在审判中通常采用所谓的“教导—启示—动机”（teaching—suggestion—motivation）检验标准。即如果现有多份技术文献的内容给出了明确的教导和启示，使该领域的普通技术人员有动机将它们结合起来得到该新技术权利要求中所请求保护的产品或方法，应当认定该新技术不具有非显而易见性。然而，这一延续了20多年的标准，在今年4月被美国联邦最高法院审理Teleflex与KSR专利案时推翻。

　　KSR公司是经营客车和轻型卡车脚控油门踏板装置的加拿大公司。在2002年11月8日Teleflex公司及其附属公司Technology Holding公司向法院起诉KSR公司的可调节油门踏板装置侵犯其Engelgau专利权利要求4的保护内容。

　　Engelgau专利涉及一种通过电子传感器控制引擎的可调油门踏板。但早在该发明被公开之前，就有公司生产和销售可调油门踏板以及带有电子传感器的踏板。KSR公司认为，该专利显然是根据这两种现有设计方案结合而来，不能被授予专利权。地方法院同意了KSR公司的观点，而CAFC则认为，只有证明在该发明公开日期之前，确实存在将现有要素结合的“教示、启示或动机”（例如技术手册或科学期刊中曾讨论在可调踏板上安装传感器的优势），现有要素的结合才能被视为不具有非显而易见性。

　　2007年4月，美国联邦最高法院做出终审判决，推翻了CAFC的判决，认为CAFC对“教导—启示—动机”的解读过于僵化。对于涉嫌侵权专利所主张的特定标的物，在判定其是否不具有非显而易见性的过程中，联邦最高法院认为，不必像以前那样寻找与之相关的明确教导或启示，而应考虑在先技术的既定功能，改良工艺是否超越在先技术要素可预见的用途，以及现有技术领域的普通技术人员可能得出的推论或创新步骤。

　　美国飞翰律师事务所的吴晓群律师分析，美国联邦法院对此案例的判决，增加了判断专利权利要求具有非显而易见性的难度，尤其对商业方法、软件专利的影响非常明显。因为在这些专利申请的权利要求中，往往其中某一个部分是在现有技术中存在的。美国专利商标局可以不具有非显而易见性为由，轻易驳回专利申请，这样就会增加专利申请取得授权的难度。同时，被控侵权人也可以涉案专利不具有非显而易见性为由，大大降低自己在法庭上辩护的难度。吴晓群律师还预计，关于专利不具有非显而易见性的案件，要求法院提前裁决（例如通过简易判决程序）的请求会在近期大幅度增加。

　　三、提起专利无效诉讼的立案条件放宽

　　根据以前的美国专利审判案例，专利被许可人必须在有重大违约行为或终止许可协议的情况下，才能提起质疑许可人专利有效性的诉讼。然而，美国联邦最高法院2007年1月裁决的MedImmune公司与Genentech公司的专利案件则推翻了该原则。

　　1997年，MedImmune取得Genentech的专利许可，开始销售儿科呼吸道药品Synagis。2002年，Genentech称Synagis侵犯其新获得的专利权。MedImmune就侵权提出争议，并通知Genentech该专利权无效。为了继续销售Synagis，MedImmune“被迫”同意根据1997年的协议向Genentech支付专利许可费，并提起确认判决诉讼，认为该专利权无效。

　　美国联邦最高法院推翻了地区法院和CAFC的判决，认为被许可人不必终止或实质性违反其许可协议，就可以提起质疑专利权有效性的诉讼，或就侵犯许可专利权提起诉讼。

　　吴晓群律师认为，这个案件将对今后相关案件的判决产生一定影响。以前如果是接受了许可协议之后，再提起质疑专利有效性的诉讼，立案的可能性很小。但是，现在被许可公司或个人，如果是由于某种原因，被胁迫接受许可协议的话，在接受许可协议之后，仍然有权利提出专利无效诉讼。但是，被许可人要证明接受该许可合同是被迫的，比如，在支付许可费的同时，声明接受该合同是被迫的，申明该专利是无效的。而且，对被许可公司来说，许可费的大头最好后期再付。

　　这样，联邦最高法院放宽提起质疑专利有效性诉讼的条件，就给企业提供了更多的选择。考虑到其他因素，企业可选择先被迫接受许可协议，再对许可方提起诉讼。

　　四、新故意侵权规则减轻侵权人义务

　　依据美国专利法，如果被证明是故意侵权，法院可以判令被告支付高于损害赔偿3倍的惩罚性赔偿。2007年8月20日，CAFC在Seagate与Convolve ＆ MIT的专利案中，修改了故意侵权判定规则，某种程度上减轻了被控侵权人的义务。

　　梅雷律师介绍，一般来讲，被控侵权企业在接到权利人的警告函后，要主动找律师出具意见书，从而避免故意侵权。在Seagate与Convolve ＆ MIT的专利案件中，为了避免故意侵权，被告Seagate交出了出具法律意见书的律师的律师函。但是，法庭要求被告交出出庭律师与Seagate之间的所有沟通材料。为此，被告上诉到CAFC。

　　CAFC认为，意见书是为了商业的考虑，而出庭律师与Seagate之间的沟通材料是为了应对诉讼争端，它们功能差别很大。所以，当被控侵权人为了避免故意侵权放弃与意见律师沟通的特权，并不意味着同时放弃了与出庭律师单独沟通的特权。

　　同时，在这个案例中，CAFC还对被控侵权人的义务进行了调整。梅雷解释，以前，一般情况下意见书是判定被控侵权人是否故意侵权的一个重要标准。无论是不是故意侵权，没有意见书就大多被判故意侵权。因此，被控侵权企业需要花费昂贵的费用，请律师对每个相关专利做详尽的法律分析，以此避免故意侵权。

　　梅雷律师表示，在这个案例中，法院施用了“举证责任倒置”的规则，转给了专利权人。为确立故意侵权，专利人必须出示明确可信的证据，证明客观上有很大的可能性，被控侵权人确实侵犯了该专利权。如果符合该最低客观性标准，专利权人还必须证明被指控侵权人主观上知道这种侵权风险，或没理由不知道。也就是说，如果该技术领域的普通技术人员都有可能知道，这种行为很有可能侵权的话，被控侵权人没有理由不知道的情况下，仍没有进行调查，继续我行我素，则很有可能构成故意侵权。

　　我们看到，在新的故意侵权规则下，法院更考虑客观情况，而不再考虑被控侵权人在侵权时是否故意的主观心态，并且不明确要求被控侵权人在收到警告信后积极调查是否侵权并取得专利意见。这实际上是加大了判定故意侵权的难度。

　　梅雷律师表示，此案的判决将降低进入美国市场的公司被判故意侵权的可能性。不过，他仍然建议，企业在收到警告信后，最好还是找律师出具意见书。如果有意见书，至少被告从主观上有办法证明被告没有故意侵权。

　　总之，姚克实律师认为，这些案例都表现出来一个倾向，即限制了专利权人的权利，不仅使专利申请难度加大，专利维权更加困难，专利被无效的可能性也大大增加了，对专利侵权赔偿的数目也将会降低。新的专利案件判例提供了原来没有的诉讼空间，被控侵权公司可选择的防御策略比以前也增加了许多。而这些对于进入美国市场的外国企业来讲，是很有利的。