专利侵权诉讼策略和技巧

访谈录：专利侵权诉讼策略和技巧

在知识产权保护中，专利保护是一种比较强的保护手段。对于技术含量高的产品，企业一般会选择用专利保护。然而，当遇到专利侵权时，由于专利涉及复杂的技术问题，打这类官司最为费时费力。面对有时长达数年的诉讼，一些外国公司甚至选择了离开中国市场。英国Strix公司是留下来的大多数外国公司之一，它是全球最大的小型自动温控器制造商，在中国拥有近100件专利。上世纪90年代中后期，Strix产品开始进入中国，从98年起，Strix公司为了一个小小的温控器相继投入了上百万元在中国打击仿冒和专利侵权。不久前，Strix公司在两起发明专利侵权诉讼中一审胜诉。Strix公司的执着获得了回报。为了让读者了解如何在中国进行专利诉讼，日前本刊记者专程采访了Strix公司在中国的诉讼代理律师---中国专利代理（香港）有限公司的董巍先生。

记者：最近，你们代理的Strix公司的专利诉讼案件相继胜诉。请您简单介绍一下代理Strix公司诉讼案件的情况。

董：我公司从98年开始代理Strix公司的专利诉讼案件。

Strix公司在专利领域里一直保持一个比较活跃的姿态，它在中国的专利申请总量并不是太大，但是它申请的专利多数都实际应用了，包括发明、实用新型、外观设计。到目前为止，三种专利都提起过诉讼。Strix公司在全方面地利用中国知识产权制度来保护它在中国的市场，中国很多生产温控开关、电连接器的厂商都被Strix公司告过，有一些后来发展成为它的合作伙伴，有些仍是争议不断。

2005年年底，Strix公司的两项发明专利分别在北京一审胜诉，对方已经上诉，现在只能说是阶段性的胜利。

除了Strix案，最近我们代理的其它一些专利侵权案也接二连三地取得了阶段性的胜利。如德国OBE公司提起的方法专利侵权诉讼，历时四年多，中间办案比较艰难，也有许多波折，最近得到了一审胜诉的判决。另外，日本岛野公司就自行车拨链器外观设计侵权提起的诉讼也取得了一审的胜利。

记者：权利人在提起专利诉讼之前，一般需要作哪些准备？

董：我们认为，要取得诉讼的成功，首先应当仔细研究和确立诉讼策略。

诉讼策略一般涉及以下几个方面：

在哪儿打（Where）；

什么时间打（When）；

打谁（Whom）；

选择什么样的专利（Which Patent）。

1．起诉地的选择（Where）

这一点不仅对于国外当事人，对国内当事人也同样重要。因为按照《民事诉讼法》，一般是在被告的住所地起诉。但是象这种知识产权案件，因为侵权认定的难度非常高，如果选择被告的住所地起诉，往往会受到地方保护主义的干扰。地方保护主义不光在涉外案件里，即使在仅涉及国内当事人的案件中也是普遍存在的一种现象。所以在专利侵权诉讼中，如何选择专利诉讼的管辖地是非常重要的。按照最高人民法院的司法解释，侵权行为发生地是改变管辖地的一个很好的选择。在上述的几件胜诉案件中，通过对侵权行为的调查和取证，我们都选择了向非被告住所地的法院起诉。这样做，我们明显地感到案件受到的外界干扰少了很多。

在GP与KT这两个法国公司之间就制备化肥方法专利的争议中，由于法国KT公司在中国没有住所地，但是它在山西、河北、陕西各有一个技术的使用者，这三家公司进口法国KT技术时是通过北京的一家中间商，可以作为共同被告。因为中介公司是北京的，按理说可以把案子放在北京打，但当事人有些顾虑，因为它和北京这家公司还有其它的业务往来，最终选择了到各省分别起诉。在各省进行的诉讼中，这个案子出现了非常困难的局面：在经过五年之久的诉讼后，当事人在三个省都败诉了。无可否认，案件受到很强的地方保护主义的影响，三家被诉企业都是当地很强的大型国有骨干企业。而且这里面还有一些意外情况，三个省的高院在判决中对同一件专利，同一当事人，同一个权利要求作出了三种不同的解释，这一点是非常令人吃惊的。就此，GP公司已经向最高法院进行了申诉，已被最高法院受理。到现在，这个涉案的专利权已经过期，而争议还在继续。

2．诉讼时机的选择（When）

选择什么样的时机起诉，起诉前是否要发警告信，以及是先谈判后诉讼，还是先诉讼后谈判等等这些问题，也是诉讼开始前要考虑的。时机的选择，在不同的案件中是不一样的。如日本岛野公司不考虑许可，所以我们在适当的时机起诉就可以了。而OBE公司是考虑许可的，我们采取的方法是先接触后起诉。我们现在收到的判决书是一份，但当时被控侵权企业是若干个，态度各不相同：有在收到警告信后就停止侵权的；有在收到警告信后仍然侵权，但在起诉后和解的；最终只有一家诉讼到底。在Strix案中，Strix温控器是一个中间产品，诉讼中不仅涉及了直接竞争者，也涉及了终端产品---电热水壶的制造商，诉讼过程中“谈”和“打”是交织在一起的。何时诉讼，要根据案情合理选择。

3．起诉对象的选择（Whom）

这也是一个关键的问题。前面提到的几个案件的共同特点就是侵权是群发性的，然而侵权诉讼中不可能把所有的侵权者都告上法庭，这样在时间、金钱、精力上都无法承担。如果都告，对方会产生一个强大的联盟，这个联盟会对整个产业乃至国家机关都会产生影响力，在专利无效的过程中会受到官方的影响，从而导致专利无效。那么，如何进行选择呢？这里我们常用的选择方式是，一般以中型的、民营的企业作为诉讼对象，尽量避免选择大型的国有企业。有一个典型的案例。我们代理的一家知名的瑞士纺织机械厂商在中国也是受到了群发性的侵权，我们建议选择一个中小型的民营企业作为诉讼对象，但是它当时没有接受我方代理人的建议，选择了国内数一数二的大型国有企业，连同一些民营企业一并推上了被告席，这样，它受到了强烈的反击，可以说是遭到了全行业的联手反击，最终导致了专利被无效。从这个案例可以看出，选择告谁对案件会有很微妙的影响。

4．保护主题的选择（Which Patent）

外国厂商早期在中国申请的专利绝大多数都是发明专利，认为拥有技术垄断就够了，但是在中国，情况并不是这么简单。在很多情况下，实用新型和外观设计这些小的专利会对案件的成功起到一些意想不到的效果。比如Strix公司98年在发明专利没授权的时候，主要是靠外观设计专利来维权。所以，选择一种好打的，容易取证的，稳定性强的专利去诉讼是在诉讼策略中要考虑的一个问题。

外观设计专利的诉讼周期也比较短，日本岛野公司诉外观设计专利侵权的案子半年就打完了。

以上的诉讼策略不仅对外国权利人有用，对国内的权利人也有借鉴意义。

记者：您刚才谈了诉前诉讼策略的选择。诉讼中还有什么需要注意的吗？

董：诉讼中主要是诉讼技巧的运用。

不同代理人在办理案件的时候有不同的偏好，不同的套路，但是有一些基本的诉讼技巧：

1．侵权的证明

在专利侵权诉讼中，证据的完备极为重要。原告需要证明：被侵权的产品或方法被专利权利要求所覆盖；被告侵权行为属于法定侵权行为。

这方面也有一些反面的例子，由于告错了对象，导致诉讼中的被动。如美国一家知名的日用化工企业，其专利是洗涤液包装瓶的外观设计，被告辩称包装瓶是外购的，而被告销售的是瓶中的洗涤液，不应作为侵权的主体。据此，法院认为被告不存在法定的侵权行为，原告被迫与被告和解。

2.专家意见

在专利诉讼中，北京法院和外地法院对专家意见的依赖程度有明显的差别。在涉外专利侵权诉讼中，外地法院一般要指定专家鉴定机构，对涉案专利进行比对、鉴别；而北京法院更重视当事人的自述，如果当事人能把技术说清楚，通常不需要专家提供意见，更接近当事人主义。

3．诉前禁令

几乎所有的专利权人都非常关心诉前禁令的问题，因为诉前禁令的效力非常强，几乎所有的专利权人都希望通过诉前禁令的方式使侵权人诉前停止侵权行为。据最高法院的统计，从2001年修改《专利法》建立诉前禁令制度到现在，中国法院作出的涉及到专利诉前禁令的裁定一共是199件（包括不给予诉前禁令的裁定）。

要申请诉前禁令，必须具备两个条件。首先，侵权的证据必须是确凿的，清楚的；关于侵权的判定也必须是明显和有说服力的。另外还要有证据证明，如果不采取诉前禁令，会有无法弥补的损失。多数案件难以满足后一条件。

实际办案中，有相当一部分国外权利人，是在起诉之后，申请诉中禁令。对于诉中禁令，各地法院在处理上很不一致。按照现有的法律规定，是不存在诉中禁令的概念的。所以很多法院坚持认为，除了诉前禁令和判决后的永久禁令之外，是不存在诉中禁令这样一个临时措施的。但是也有一些法院认为，诉中禁令可以比照先予执行的方式来执行。但是我们认为，这是很不可靠的，因为先予执行的范围非常有限，针对的是给付、赡养这些特定的情况，法院可以裁定先予执行。但是对侵权案件中的诉中禁令的给予，我们认为是缺乏法律依据的。所以，如果法院不给予诉前禁令，当事人一定要采取必要的证据保全和财产保全的措施，以便保证将来判决的执行，同时，要尽量配合法院加快案件的审理。目前在中国，专利案件的审理越来越快，随着法官对专利案件越来越熟悉，诉讼周期也越来越短，两审案件在一年内结案是一个比较理想的时间。

4．损害赔偿

不建议当事人在诉讼中把损害赔偿要求提的过高。

从中国目前专利审判的实践来看，提出高额的损害赔偿除了新闻炒作外，对当事人没有更多的好处。因为按照中国现行《专利法》的规定和赔偿计算方式，举证实在是太困难了，所以专利侵权案件的赔偿绝大多数都是法院的酌定赔偿，也就是法定赔偿，但是法定赔偿的上限是50万人民币，所以要提出几千万的损害赔偿，除了付出高额的诉讼费外，最终实际能得到赔偿会和提出的数字相差很远。而且提出高额损害赔偿不见得对原告有利，因为这样的案件对法院会造成一种不必要的压力。在很多专利侵权案件中，适当的损害赔偿的提出是比较恰当的。据我们分析，专利损害赔偿额一般在20万到30万人民币左右，作为诉讼请求提出比较有利。

记者：我们注意到，你们代理的专利侵权案件中大都采用向法院起诉的方式，即选择司法途径。对于选择司法途径还是选择行政途径，你们对当事人有什么建议？

董：Strix公司早期的外观设计侵权案是通过专利管理机关来做的，它的好处是简便、快速，费用低。但是现在涉外案件用专利管理机关不是很多了，这里面有很多因素影响选择。第一，手续并不比去法院更简便。中国大多数专利管理机关都需要委托手续的公证认证，过去非常简单，签署一个委托书就够了，现在跟法院的要求基本上是一样的。第二，专利管理机关没有对损害赔偿进行调处的权利，所以当事人要获得损害赔偿还得另行起诉。第三，专利管理机关的决定还要经过司法审查。不服的一方还可以去法院提起行政诉讼，行政诉讼还要打两审。本身行政调处的效力就不是很强，再加上时间的拖延，显然不如直接到法院起诉效率高。第四，请求专利管理机关处理侵权，在诉讼的策略和技巧上的选择余地小。Strix案涉及宁波、上海、北京的侵权人，三地只要向一地的法院起诉就可以了，而如果请专利管理机关查处，这种选择就会带来一定的困难，跨省执法有一定的难度，而且几乎每一个省一级的专利管理机关都有自己的专利保护条例。也就是说，提起诉讼的话，按照诉讼法和最高法院的司法解释就可以了；要是请各省的专利管理机关调处，还得研究各省的专利保护条例，显然不方便。第五，由于国外当事人还是以发明专利起诉的居多，这类案件相对比较复杂，选择法院来做，付出成本和获得的效力相比，比较均衡。我们现在在专利侵权纠纷中很少建议客户选择行政管理机关这个渠道。

记者：专利权人在维权时会考虑维权的效力和成本。在中国进行专利诉讼，效力和成本方面的现状情况如何？

董：在中国现行的法律制度下，对于外国专利权人来说，在中国获得专利保护，首先是可能的，其次也是比较及时的：从最近的两个案件来看，一审判决结果均在一年之内取得；外观设计更是半年就有了审判结果。在损害赔偿上，只要赔偿额提得适当，法院一般都会予以支持。

当事人在专利侵权诉讼中所投入的成本包括律师费、本公司人员的投入，在现阶段这些是不可能通过法院裁定的损害赔偿来弥补的，二者之间差额也是比较大的。但是通过提起侵权诉讼，国外权利人在商业竞争中无疑会增加市场份额。而对侵权企业来讲，败诉对他们就是灭顶之灾。专利侵权诉讼是商业竞争的一种手段。Strix公司利用专利诉讼维权是比较成功的。

记者：据我们了解，过去外国权利人一般通过本国或跨国执业的律师事务所委托中国律师打官司，现在权利人倾向于直接委托中国律师。是什么原因带来这种变化？

董：过去很多外国公司找国内的代理机构都通过境外的事务所，这里最重要的原因就是沟通和信任。在任何诉讼中，当事人和律师之间的沟通均具有决定性的作用，如果当事人和律师沟通不好，既使案子的证据确凿也很难办好。所以过去外国公司选择境外事务所，主要是为了确保沟通，这种沟通不光是语言上的，还在于相互之间的理解和信任。Strix公司早期通过香港和本国的事务所到中国打官司，当事人明知要花数倍的代理费，但是他也要这样做，原因就是要确保信任和沟通。现在经过这么多年合作下来，中国的代理人从经验和知识水平各方面应该能够确保和国外客户保持能够产生相互信任的沟通，当事人就没必要多花代理费来确保这种沟通。